해외 특허출원 어떻게 해야할까요?
한국에서 특허권을 등록하여 권리를 보호받고 있다고 하더라도 다른 나라에서 권리를 갖기 위해서는 그 나라에서 다시 특허청 심사를 거쳐 특허권을 취득해야 해야 합니다.
해외특허출원 방법에는 개별국에 대리인을 선임하고 출원하는 방법과 PCT 국제출원을 먼저 하고 추후 국내단계에 진입하는 방법이 있습니다.
PCT 국제특허출원이란 단적으로 말하면, 국제사무국에 출원서를 1회 제출하는 것만으로 조약 가입국 전체에 “출원” 하는 효과를 가질 수 있는 제도입니다.
PCT 국제특허출원은 “출원” 절차일 뿐, 등록된 것은 절대 아닙니다.
꼼꼼하게 절차를 파악해보세요
어떤 국가에서 특허권을 확보하기 위해서는 반드시 정해진 기간 내에 번역문을 비롯한 필요서류와 신청서를 그 나라 특허청에 제출하여 (‘국내 단계’라고 부릅니다 ) 해당 국가 특허청의 심사를 거쳐 등록되어야 합니다. 출원은 한 번에 하지만 등록은 각각 됩니다.
세계 특허는 없습니다. 국제특허출원 되어 있다고 해서 전 세계에 특허가 생기지 않습니다. 번역문 낸 국가에서 각각 심사를 거쳐 각각 등록이 되는 것입니다. 한편, 국내 단계 진입 마감 시기는 국가마다 조금씩 다릅니다. 21개월, 30개월, 31개월 3종류가 운영되고 있습니다.
각국 특허청의 국내 단계 진입 기한은 다음 국제사무국(WIPO) 링크에서 확인할 수 있습니다.
PCT 국제특허출원이 필요 없는 경우도 있습니다.
잘못 알고 하면 비용만 더 추가된다?
PCT 출원을 한다고 해도 국내 단계 진입 시에 별도로 번역문을 등록을 원하는 모든 국가에 전부 내야 하고, 그 비용이 해당 국가에 애초에 특허출원을 하는 비용과 다르지 않습니다. 결국 PCT 출원비용만 더 추가되는 것과 마찬가지입니다.
그래서, 이미 국내 특허가 확보되어 있고, 해외 특정 국가에 제품이 이미 수출되고 있어서 어떤 국가에 특허등록이 필요한지 확실한 상태라면, 또 2,3개 정도의 소수 국가에만 출원할 거라 큰 비용이 부담되는 경우도 아니라면 굳이 PCT 출원할 것 없이
바로 해당 국가로 우선권 주장을 하면서 출원하는 것이 나을 수도 있습니다.
그럼 PCT는 어떤 의미가 있을까요?
PCT는 시간적 여유를 갖기 위해 전략적으로 선택하는 것입니다.
우선, PCT 출원을 해서 시간을 벌어놓을 필요가 있을 때가 있습니다.
예를 들어, 아직 관련 국내 특허의 심사 절차가 완료되지 않아 등록이 불투명한데 특허우선권 주장 기한이 곧 다가와 해외 특허를 바로 시작하기 어려울 때, PCT를 먼저 해두시면 설사 국내 특허의 등록이 최종적으로는 실패했더라도 PCT 출원비용만 부담하면 되므로 손해를 줄일 수 있습니다.
또, 제품의 사업성이 어느 정도 되는지 확인 후에 등록 절차를 진행할 수 있습니다. 모든 특허 제품이 전부 사업성이 있거나 시장에서 반응이 좋은 것은 아니므로 제품을 출시해서 국내외에서의 반응에 따라 해외 특허가 필요한지 필요하다면 어느 국가에 특허등록이 있어야 하는지를 조정할 수 있습니다.
특허는 한번 공개되면 전 세계에서 신규성이 상실되므로, 국내 특허 등록 완료 후 또는 제품 출시 후 반응을 보고 국내든 해외 특허든 특허를 출원할 수 없습니다.
그래서, 국내특허와 PCT출원 정도는 만약을 위해 준비해놓고 이후에 차근차근 진행하시면 됩니다.
또 하나는 해외 특허의 비용을 분할해서 진행할 수 있습니다. 주요국은 대개 30~31개월 안에만 번역문을 내면 되므로, 특허우선권 주장을 한 통상의 PCT 출원의 경우 국제특허출원일 후 1년 반 정도의 시간이 있습니다.
보통 1개국 국제특허출원에만 (번역문 제출) 국가당 300~500만 원 정도의 비용이 발생하므로, 10개국, 20개국을 한 번에 하기는 조금 아니 상당히 부담스럽습니다. 그렇다면, 우선 PCT 출원을 해놓고 계획을 세워서 차근차근 1개국씩 진행해나가시는 것도 좋은 방안이 됩니다.
PCT조약 미가입국가도 있습니다
특허출원 전, 가입 국가를 꼭 확인하세요
PCT 국제특허출원에 대해 흔히들 하시는 오해가 PCT 출원을 해 놓으면 전 세계에 출원한 것으로 된다고 생각하는 것입니다.
정확히 말하면, PCT 국제특허출원을 해두면, PCT조약 가입국에 대해서만 출원된 것입니다. PCT 역시 조약이므로 가입하지 않은 국가도 있습니다. 그런데, 생각보다 많은 국가들이 PCT조약에 가입되어 있지 않습니다.
<WIPO 제공 PCT 미가입이나 파리조약(우선권 주장)에는 가입된 나라>
그리고, 위 리스트에는 없지만 대만, 마카오도 PCT조약이 닿지 않는 곳입니다. (홍콩은 됩니다) 중동, 동남아, 아프리카, 남미의 많은 국가들이 PCT 미가입국이며, 따라서 PCT 국제출원을 하였다고 하더라도 위 국가에는 별도로 출원을 하여야 합니다. 이들 국가에는 특허우선권주장을 해야하므로 국내출원일로부터 1년 이내에 반드시 해외출원을 해야합니다.
현재 PCT 약 가입국은 다음의 국제사무국(WIPO) 링크에서 확인할 수 있습니다.
국제특허출원 또는 해외특허출원 국내 출원일로부터 언제까지 하는 게 좋을까?
왜 1년 이내에 해야 할까요?
국내 출원 후 심사 결과를 받고 우선권 주장(priority claim)을 하면서 국제출원 또는 해외특허출원하는 경우에는 국내 출원일로부터 1년 이내에 해외출원을 하여야 우선권 주장의 혜택을 받을 수 있습니다.
우선권 주장이란 해외출원의 진보성 및 신규성 판단 시점을 해외 출원일이 아닌 국내 출원일로 소급하는 것을 말합니다.
특히 국내 출원 후 제품을 공개했거나, 우선심사 신청을 통해 빠른 국내 등록 완료한 후 해외특허출원을 할 경우에는 반드시 우선권 주장을 합니다.
제품이 공개되거나 등록되어 등록 공고되면 공지기술이 됩니다. 해외출원 시 우선권 주장을 못해서 출원일 소급을 받지 못하면 기술 공개 후 해외에 출원하게 되는 셈이므로 신규성 및 진보성을 상실하게 됩니다.
전략과 경험이 필요한 해외특허
사랑특허가 함께 하겠습니다.
늘 좀 더 나은 방법을 위해 노력합니다.
