여러 가지 방법이 존재하는 해외특허출원
그래서 전략이 굉장히 중요합니다
발명에 따라, 기업의 상황이나 경영전략 등에 따라 해외특허출원 방법은 수도 없이 많습니다. 하지만 해외특허등록이 필요한 한국 중소기업이 표준으로 삼을만한 국내외특허절차를 제시해봅니다.
단계별로 꼼꼼히 알아봅시다
Step 1. 국내특허출원 + 우선심사신청
우선 국내특허출원을 먼저 하고 이때 우선심사를 신청합니다. 우선심사를 신청하면 3개월 이내 최초 심사결과가 나오므로 여러 번 거절 이유가 통지되고 재심사까지 하더라도 1년 이내 최종 등록까지 완료될 수 있습니다.
Step 2. PCT국제특허출원 + 우선권주장 (1년 이내)
1년 이내 국제특허출원을 하면서 우선권주장을 합니다. 그러면 국제특허의 신규성, 진보성 판단 시점을 국내 출원일로 소급해서 판단합니다.
현대사회와 같이 기술 진보가 빠른 상황에서는 1년의 우선권주장이 매우 중요합니다. 신규성이나 진보성의 판단 잣대가 되는 선행기술의 범위가 달라지기 때문입니다.
국제특허출원은 필수는 아니나 1년 반이라는 시간을 벌어주고 기업의 특허비용 집행을 분산시켜주기 때문에 대개 신청합니다. 국제특허출원을 하지 않으면 국내특허출원일로부터 1년 이내에 특허권을 확보하려는 국가 전부에 출원하지 않으면 안 됩니다.
만약 한국 특허가 등록까지 완료되었다면 등록된 특허 명세서로 국제특허출원을 하는 것이 향후 발생할 수 있는 중간 사건을 줄이는 방법이 될 수 있습니다.
Step 3. 국내단계진입 + PPH 신청 (1년 반 이내)
국제특허출원 후 1년 반 이내에 특허권을 확보하려는 국가에 해당 국가 언어로 된 명세서 번역문을 포함한 필요서류를 제출하면서 국내단계에 진입합니다.
이때 PPH(일종의 우선심사협약)을 신청하면 빠르게 해당 국가에서의 특허등록을 확보할 수 있습니다.
Step 4. 각 국가 심사 후 특허등록
국내단계진입 이후는 해당 국가에서의 특허출원과 마찬가지입니다.
미국은 법인 명의 특허출원인 경우 실제 발명자 (법인은 발명자가 될 수 없으므로 개인입니다)로부터의 특허 양도증을 제출하도록 하고 있으며, 다른 국가에서 심사결과가 통지된 것이 있다면 관련 서류를 전부 번역해서 제출해야 합니다.(IDS)
유럽특허출원은 유럽특허조약에 의해 유럽특허청에서 심사를 거쳐 등록 결정되나, 등록 완료 후에는 정말로 특허를 받을 국가에 ‘효력화 (validation)’ 절차를 밟아야 합니다.
유럽특허등록결정을 받더라도 효력화를 하지 않으면 권리가 발생하지 않습니다. 보통, 네덜란드, 프랑스, 영국, 독일, 스페인 등 유럽 중에서 주요 국가에만 효력화를 합니다. 또한 효력화 후에도 매년 연차료를 각 국가에 납부해야 권리가 유지됩니다.
한편, 유럽특허조약 가입국은 EU와는 다릅니다. 이제는 EU를 탈퇴한 영국, 터키, 모로코도 포함되어 있네요.
이 같은 표준 프로세스는 보통 권해드릴만 하지만 기업 사정이나 진출하려는 국가, 발명의 등록가능성 등에 따라 여러 가지 전략이 가능합니다. PCT국제특허출원 없이 바로 해외출원을 하기도 하고 미국만 제외하고 국제특허출원을 하고 미국은 따로 우선권주장을 하면서 명세서를 수정해서 출원하기도 합니다.
전략과 경험이 필요한 해외특허
사랑특허가 함께 하겠습니다.
늘 좀 더 나은 방법을 위해 노력합니다
