상표출원에 거절이유 통지서를 받았나요?
그런데 선등록상표가 사용되지 않고 있는 것 같나요?
상표 출원을 했는데 선행상표와 유사하다고 지적되었나요? 그렇다면 절대 그대로 포기하지 마십시오. 선행상표가 등록 후 3년이 지났는지 우선 확인하고 아직 사용하고 있는지 조사해보십시오. 요즘은 온라인으로 거의 모든 것이 검색되기 때문에 생각보다 쉽게 사용하고 있는지 조사할 수 있습니다.
등록 후 3년이 지났고, 이제 더 이상 사용하지 않고 있다면 “불사용 등록취소심판”을 통해 선행상표의 등록을 취소하고, 내 출원을 등록받을 수 있습니다.
등록한 상표가 사용되지 않고 있을 때
이미 등록되어 있는 상표, 가지고 싶은데 고민만 하시나요?
상표는 창작을 보호하는 것이 아니라 ‘선택’에 의한 ‘등록’을 보호하는 것입니다. 즉 창작 연유야 어떻든 먼저 등록했다는 사실을 보호하는 것이 최우선 목표입니다.
그런데 이렇게 등록주의를 위주로 상표제도를 운영하다보니 쓰지도 않는 상표를 대량으로 선점해놓고 타인의 상표등록을 방해하는 경우가 종종 생깁니다. 어떤 기업은 상표등록을 우리나라에만 대략 2만개 정도 가지고 있는데, 이쯤 되면 브랜드 선점으로 경쟁사의 시장진입을 차단하려고 하는것이 아닐까 싶을 정도입니다.
한 번 등록받으면 10년! 하지만 3년 이상 사용하지 않는다면..?
이를 보완하기위해 우리나라를 비롯한 등록주의를 채택하고 있는 거의 모든 국가는 3년 또는 5년 이상 상표를 사용하지 않을 경우 신청에 의해 등록을 취소신청할 수 있는 제도를 운영하고 있습니다. ‘불사용 등록취소심판’입니다.
상표출원을 했는데 선등록상표와 유사하다는 이유로 거절하겠다는 거절이유를 통지 받았을 때 이에 대한 대응방안은 수십가지가 있습니다만, 가장 효율적이고 빠른 액션은 선등록상표가 실제 사용되고 있는지를 간략히라도 조사한 후 사용되지 않는다고 생각이 된다면 등록취소심판을 통해 선등록 자체를 없애는 것입니다.
?
그런데 '심판'이라고 하니 많은 분들이 꺼려하십니다.
특히 대기업의 선등록상표에 대해 취소심판을 하자고 하면 또 상당수의 분들이 긁어 부스럼 만들고 싶지 않다고 합니다. 소송은 돈싸움 시간 싸움이라는데 괜히 일만큼 필요 있겠느냐며.
“
그렇지 않습니다.
앞서 말씀드린 것처럼 불사용인 상표를 취소심판을 통해 정리하는 것은 등록주의를 채택하고 있는 나라에서는 당연히 병행해서 운영해야할 필수적인 제도입니다. 선택에 의한 등록을 보호하는 것인데 한 기업이 너무 많은 상표를 선점하고 있다면 상표라는 한정된 자원을 특정인이 너무 독점하게 되는 것이죠.
불사용 등록취소심판은 상표의 자유사용을 보장하기 위한 공중의 권리입니다.
?
'상표사용 자료를 조작할 수도 있고 광고 한번만 날리면 사용인데'라고도 말씀하십니다.
“
그렇지 않습니다.
생각보다 상표의 적법, 정당한 사용의 입증은 쉽지 않아서 정상적으로 사용했다면 당연히 제출할 수 있는 자료도 일부러 만들려고 하면 만들기가 어렵습니다. 우리 법원은 등록취소를 면하기 위한 사용자료는 인정하지 않고 있습니다.
아무리 큰 기업인들 사용하지 않은 자료를 만들수는 없습니다.
!
불사용 상표 취소심판은 심판청구 자체는 상당히 간단합니다.
“
심판청구인은 “상표권자가 최근 3년 간 국내에서 상표를 정당, 적법하게 사용하지 않았으니 등록을 취소해달라”는 취지의 청구서를 제출합니다. 그러면, 상표권자가 자신이 상표를 사용했음을 입증해야합니다.
이때 정말 많은 분들이 증거조작의 위험에 대해 우려하시는데, 생각보다 사용을 입증하는 것은 쉬운 일은 아닙니다.
사용 증거로 제품 카달로그나 인터넷 홈페이지 캡쳐 화면 등을 제일 먼저 생각하실 텐데, 사용 입증 자료는 “심판청구일로부터 3년 이내“라는 요건을 만족해야하기 때문에, 증거자료에 날짜가 명확해야 합니다. 카달로그나 홈페이지에 날짜를 기재하는 경우는 거의 없죠.
또한, “국내에서” 사용해야하므로 해외에서만 사용된 상표는 취소를 면하기 어렵고, 구체적이고 실제적인 사용 자료가 요구되므로, 실제 거래가 이루어진 증거, 즉 세금계산서나 입금 내역까지 보여야 합니다.
한번은 광고회사의 서비스표에 대해 불사용취소심판이 들어와서 방어한 적이 있는데, 홈페이지 캡쳐화면과 회사 브로셔와 함께 특정 기업과의 거래내역 즉, 의뢰서-견적서-세금계산서-입금내역이 찍힌 통장 사본과 함께 납품한 광고 자료까지 일련의 세트로 제출했습니다.
이 정도까지 해야 사용으로 인정되고, 상대방도 더이상 꼬투리 잡지 못합니다. “광고업”는 서비스업으로 무형의 제품이라 상표가 박힌 제품이 없으니 더욱 입증이 쉽지 않았던 경우죠.
또 등록상표가 “동일성 범위” 내에서 사용되고 있었는지도 중요한 쟁점입니다. 흔한 예로 문자+로고가 등록 되어 있는데, 로고 없이 또는 로고를 변경하고 문자만 사용하고 있다면 이것은 불사용입니다.
“상표권자 또는 그 사용권자”가 사용해야하므로, 무관한 제3자의 사용은 상표 사용으로 인정될 수 없습니다.
또한, “상표적으로”사용해야 합니다. 상표적으로 사용한다는 것은, 상표를 “출처표시”로써 사용한다는 의미인데요, 유럽에서 “BigMac”이 “메뉴이름”에 불과하지, 제공하는 상품이나 서비스업의 출처표시로 사용되지 않아, 상표적으로 사용하지 않았다는 이유로 등록을 취소한 사례를 기억하시면 이해에 도움이 될 것 같습니다.
등록취소심판 적극적으로 활용하려면!
상품 일부에 대해서도
심판청구가 가능합니다
취소심판은 무효와 달리 청구한 전체를 취소하도록 되어 있습니다. 그래서, 적극 활용하는 방법이 “일부 불사용 상표 취소심판”을 청구하는 것입니다. 출원 후 심사과정에서 선등록 유사상표로 거절이유가 지적되었는데, 선등록상표를 살펴보니 그 상표의 지정상품 일부만이 우리 상표의 상품과 문제된다면, 그 일부 지정상품 일부에 대해서만 등록을 취소하면 충분합니다.
보통 상표등록을 할 때는 미래의 사용도 예상해서 실제 사용하는 상품보다는 좀 넓게 등록해두는 것이 관행인데요, 서치를 좀 해보니 상표가 사용되고 있기는 하나 등록상품 일부에만 사용되고 있고, 우리가 취소시키고자 하는 상품은 사용하지 않는 것 같다면, 그 지정상품만 등록취소를 청구하는 것이 좋은 전략입니다.
무엇보다, 필요한 부분만 일부 취소 청구하므로, 상표권자 입장에서도 상표등록 전체가 없어지는 것이 아니라 필요없는 일부만 없어지므로 굳이 대응하여 취소를 막을 필요가 없을 것입니다. 대부분 적극적으로 방어하지 않고 일부 취소되도록 방치하는 경우가 많습니다.
출원은 필수
주의점은 심판청구 또는 심판으로 등록을 취소시켰다고 해서 선출원주의의 예외가 아니라는 점입니다. 심판만 청구해놓고 상표출원을 하지 않으면 그 사이에 제3자가 상표출원을 해버린 경우, 해당 3자가 결국 상표권을 확보하게 되는 어처구니 없는 결과가 생깁니다.
흔히 고려되는 상표등록을 위한 불사용 상표취소심판과 출원 절차는 다음 아래와 같습니다.
① 일단 상표출원
② 특허청 심사결과 통지
③ 지적된 인용상표에 대해 불사용 등록취소심판 청구 (일부도 고려)
④ 취소확정되면 거절이유 극복 (그 동안은 상표출원은 심사보류)
⑤ 상표등록
① 상표출원+ 조사된 선등록에 대한 불사용 등록취소심판
② 취소확정
③ 상표출원공고
④ 상표등록
사랑특허가 걱정 없이 도와드리겠습니다
뜻하지 않던 결과를 막기 위해서는 잘 알아야합니다. 사랑특허는 불사용 취소심판에 매우 많은 경험이 있습니다. 상표등록 확보, 사랑특허가 함께하겠습니다.
