하나의 출원서로 지정국 전체에 한 번에 출원
마드리드에서 맺어진 조약이라 흔히 ‘마드리드국제상표등록’이라고 불리는 국제상표등록 제도에 대해 알아보겠습니다.
국제상표등록제도는 영문으로 작성한 하나의 국제상표등록출원서를 자국 특허청을 경유하여 국제사무국에 제출하면, 지정한 국가 전체에서 출원한 것이 되는 제도입니다. 속지주의 원칙상 상표권이 필요한 모든 국가에 각각 상표등록을 해야 하는데, 그 등록신청(출원)을 한 번에 할 수 있도록 한 것입니다.
심사는 지정국 특허청마다 각각
마드리드국제상표등록
국제상표등록은 ‘등록’이라는 용어와 달리 ‘출원(신청)’에 불과하며, 지정국에서의 등록은 해당 국가의 특허청 심사를 거쳐야 최종 등록이 완료됩니다. 일단 국제사무국에 등록을 해놓고, 지정국 각각의 심사를 거쳐 어떤 국가에서는 효력을 잃고 어떤 국가에서는 효력이 계속해서 유지되는 구조로 이해하면 쉽습니다.
국제등록이 되어 있다고 하더라도 실제 어떤 지정국에서 등록까지 완료되었는지 면밀히 살펴보아야 합니다. 국제사무국은 이를 위해 Madrid monitor라는 국제상표등록 검색 시스템을 갖추고 있습니다.
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
국제상표등록 장점
(1) 비용 절감 효과
국제등록제도가 도입되기 전에는 해외에 상표등록을 하려면 등록하려는 모든 국가에 현지 대리인을 선임하여 각각 출원 및 등록 절차를 밟아야 했습니다. 그런데 국제등록제도를 이용하면 신청서(출원서)를 한 번만 제출하면 되니 최소한 출원시의 현지대리인 비용이 대폭 줄어들고, 거절 이유 지적 없이 바로 등록되는 상표도 많으니 등록비용도 큰 폭으로 절감됩니다.
가장 많이 출원하는 유럽, 미국, 중국 3개국에 상표등록을 하는 비용을 비교해보면 국제등록이 개별 출원에 비해 ⅓ 수준으로 저렴해집니다. 참고로, 국제등록비용은 기본비용에 국가 추가시마다 해당 국가의 특허청료가 가산되는 구조로 되어 있습니다.
(2) 상표관리 용이
또한, 상표권 갱신이나 주소 변경, 권리 양도를 국제사무국을 통해 한 번에 관리할 수 있습니다. 예를 들어, 5개국에 각각 상표등록을 가지고 있는 상황에서 상표를 제3의 회사에 양도한다면, 5개국 상표등록 각각을 제3의 회사로 양도하는 등록 절차를 각각 밟아야 합니다.
그러나, 5개국을 지정한 국제등록이 되어있다면, 국제등록 하나만 양도하면 지정국 전체에서 양수인에게 권리가 양도된 것으로 됩니다. 양도서류는 한국특허청에서 심사하고 양도 사실 통지만 국제사무국에 하면 국제사무국이 각 지정국 특허청에 양도 사실을 통보하는 방식입니다.
상표 갱신 역시 각 국가에서 별도로 각 국가의 상표법에 따라 갱신할 필요 없이 국제등록 하나만 갱신하면 일괄적으로 유효한 지정국 전체에서 상표권이 갱신됩니다.
국제상표등록 단점
(1) 조약미가입국과 조약이 작동하지 않는 국가들
그렇다고 모든 국가에서 국제등록이 유리한 것은 아닙니다. 국제등록도 조약이므로 조약 가입국에서만 적용될 수 있습니다. 아직도 마드리드조약에 가입하지 않은 국가가 상당히 있습니다. 그 나라에서는 할 수 없이 개별출원을 해야 합니다.
마드리드조약 가입국 목록
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
또한, 이란이나 베트남 같은 나라들은 분명히 마드리드조약에 가입하고 조약에 맞춰 상표법까지 바꿨는데도 실질적으로 조약이 작동하지 않습니다. 심사를 아예 안 하기도 하고, 심사 결과가 통지되었는데도 별도로 자국에서 일간지 등을 통해 공고하지 않으면 상표권 효력을 인정하지 않기도 합니다.
이런 경우는 국제등록보다 개별 출원으로 현지 대리인과 협의하여 진행하는 것이 낫습니다.
(2) 센트럴어택
국제상표등록제도는 자국 상표(기초상표)의 영역 확장의 개념입니다. 한국상표가 동일하게 다른 나라에도 생기는 것으로 생각하면 대략 비슷합니다. 그런데 이 영역확장이라는 개념이 마드리드 시스템의 가장 큰 단점입니다. 기초상표가 어떤 이유로든 소멸하면 국제등록 전체가 같이 소멸해버리기 때문입니다.
기초상표가 소멸하는 경우란 아직 출원 중이고 심사결과를 받지 못한 상표출원을 기초로 해서 국제등록을 했는데 그 기초 출원이 거절된 경우가 대표적입니다. 이런 경우 기초출원이 무효가 됨으로써 국제등록 전체가 소멸하게 됩니다.
따라서, 가급적 이미 등록 완료되었거나 최소한 심사를 통과하여 출원공고결정된 상표를 기초로 하여 국제등록출원하는 것이 현명합니다.
(3) 국제등록과 우선권주장·우선심사의 조합
그런데, 해외출원이 국내출원과 동시에 이뤄져야 한다면 어떻게 해야 할까요? 요즘 같은 글로벌 시대에는 한 브랜드를 국내외에서 동시에 런칭하는 경우도 많습니다. 삼성이나 LG같은 글로벌 다국적기업들은 당연히 신제품 출시 전에 전 세계에 동시에 상표출원을 해두어야 합니다.
국제등록 없이 해외 각국에 각각 해외상표출원을 하면 아무런 문제가 없겠지만 국제등록제도를 이용하면 지정국수에 따라 크게는 출원비용만 70% 이상을 절감할 수 있으니 국제등록제도를 이용하지 않는 것은 몹시 아쉽습니다.
그럴 때는 국제등록을 당장 서두르기보다는 우선심사와 우선권주장을 활용해서 국제등록을 하는 것이 좋습니다. 우선심사 (accelarated examination)란 통상 1년 걸릴 심사를 앞당겨서 3개월 만에 빨리 심사하는 것을 말합니다. 보통 출원 후 심사결과 통지까지는 8개월~10개월 정도가 걸리지만, 우선심사를 신청하면 우선심사하기로 결정한 날로부터 2개월 이내에 무조건 심사결과를 통지하도록 되어 있습니다.
우선권주장 (priority claim)이란 해외출원시 해외출원의 출원일을 국내 출원일로 소급받을 수 있는 것을 말합니다. 1국의 출원일을 2국에서도 그대로 인정되는 주는 특혜적 제도입니다. 다만, 해외출원은 국내출원일로부터 6개월 이내여야 하고, 출원인과 출원내용(상표,상품)이 동일해야 합니다.
이 두 제도를 잘 활용하면 국제등록제도의 단점을 보완하면서도 안정적으로 해외상표를 확보할 수 있습니다.
자, 이렇게 해보십시오.
1단계
먼저 국내상표출원을 합니다. 그리고 동시에 우선심사를 신청합니다.
2단계
우선심사를 신청할 경우 늦어도 3달 안에 출원공고 결정이 됩니다. 출원공고 결정이 난 것을 확인하고 국제상표등록출원을 합니다. 출원공고가 되었다는 것은 특별한 사정이 없는 한 (여기서 특별한 사정이란 주로 이의신청이겠지요) 등록될 예정이라는 의미이므로, 이제 어느 정도 마음 놓고 마드리드 국제상표등록출원을 진행할 수 있습니다.
3단계
국제상표등록출원을 하면서 우선권 주장을 합니다. 이렇게 하면 선출원주의 판단시 해외출원의 출원일이 국내상표출원일로 출원일이 소급되는 효과를 누릴 수 있습니다. 즉, 국내출원과 동시에 해외출원을 하는 것과 같은 효과를 가지게 됩니다.
우선심사신청시 출원부터 공고까지 1~2달 밖에 걸리지 않았으니, 출원일로부터 6개월이 지나지 않은 것이고, 따라서 마드리드 국제상표등록출원시 국내 출원을 기초로 우선권 주장을 할 수 있습니다.
이렇게 하면, 마드리드상표출원을 통해 출원비용 절감 효과를 누리면서도, 국내상표출원의 출원일을 기준으로 선출원주의를 판단하게 되어 출원일 소급의 이익도 누리게 되고, 우선심사를 통해 출원공고 후 마드리드 출원하였으므로, 마드리드 출원 자체에도 어느 정도 안정성이 보장되는 3중의 효과를 누릴 수 있습니다.
