미국상표법의 가장 큰 특징 “사용주의”
미국상표등록, 특징부터 알아두면 도움이 됩니다
사용주의는 등록주의에 대비되는 용어로, 간단히 말해 “상표를 사용해야 권리를 갖는다”는 것입니다. 다른 의미로는 “먼저 상표를 사용한 자가 권리를 갖는다”도 될 수 있습니다. 반면에, 대부분의 국가에는 “등록주의”를 취하고 있으며, 이것은 “등록해야 권리를 갖는다”는 것입니다. 다른 의미로는 “먼저 등록한 자가 권리를 갖는 것이 원칙”이 될 수 있습니다. (예외 있음)
미국은 대표적인 사용주의 상표법을 가진 국가입니다. 그래서 미국상표출원을 진행하다 보면 타 국가에는 없는 독특한 요구사항을 접하게 됩니다.
출원시 사용예정(intent-to use) 또는 사용중 (Actual use)임을 표시
우선 미국상표출원을 할 때에는, 사용할 예정인지 또는 사용 중임을 출원서에 표시해야 합니다. 사용 중으로 출원할 때에는 사용 증거를 포함한 사용선언서를 내야 합니다. 요즘은 아마존에 제품이 올려져 있고 그것이 실제로 구매 가능하다는 것을 캡처해서 많이 제출합니다.
미국특허상표청의 출원 기초 (basis)
이외에도 외국등록을 기초로도 출원할 수 있습니다.
사용선언서의 제출
“사용 중”임을 근거로 출원을 하거나 국제등록제도를 이용하여 출원할 경우에는 미국상표등록결정 후 바로 등록완료되나, “사용할 예정”(intent-to use)으로 출원한 경우에는 심사를 거쳐 등록결정이 되면 6개월 이내에 사용증거를 포함한 사용선언서를 제출해야 최종 상표등록이 완료됩니다.
또, 등록이 완료되었다고 하여도 등록 후 6년이 되기 전에 (등록 후 5년~6년 사이) 사용증거를 다시 제출해야 합니다. 이때 사용증거를 제출하지 못하면 등록이 직권 취소됩니다. 또, 상표를 갱신할 때도 사용증거를 제출하지 못하면 갱신등록이 안됩니다.
상표권 인정을 위해 필요한 사용증거
꼭 챙겨야 합니다!
이때 사용증거는 상표법은 연방법이므로 inter-state에서의 사용을 보여야 합니다. 이론적으로는 까다로워 보이지만, 영문 카달로그나 인터넷 홈페이지와 함께 미국에 제품을 수출한 송장 등을 첨부하면 됩니다. 요즘은 아마존에 제품을 등록한 것을 많이 제출합니다. 사용증거는 여러 류를 지정하고 있다면 그 류 중 하나의 상품을 사용한 증거만 제출해도 됩니다.
단, 사용한 상품에만 상표권이 생기므로, 지정상품 열 개 중에 하나의 상품에 대해서만 증거를 제출하여 등록이 되었다고 해도 차후 상표권을 행사할 때는 다른 상품에 대해서도 사용한 증거를 보여야 상표권이 인정됩니다.
즉, 상표의 면에서나 상품의 면에서나 진정으로 사용한 상표에 대해서만 상표권이 인정됩니다.
보조등록부 (Supplemental Register)의 운영
또한, 미국 상표법은 특이하게 주등록부 외에 보조등록부를 운영하고 있습니다.
미국에서도 여느 나라와 마찬가지로 “식별력 없는 상표”는 등록받을 수 없는데, 이런 식별력 없는 상표를 소정의 비용을 지불하고 보조등록부에 등록한 후, 사용에 의한 2차적 의미를 획득하면 주등록부로 옮길 수 있게 해줍니다.
보조등록부에 등록하여도 ® 표시를 할 수 있고, 유사상표 사용에 대해 제재할 수 있습니다. (물론 주등록부 principle Register에 등록한 것에 비해서는 효력이 약합니다. 세관등록도 못하고 등등)
우리나라에서도 비슷하게 식별력 없는 상표라도 등록결정시를 기준으로 사용에 의해 자타상품 식별력을 갖추면 (즉, 특정인의 상표라도 국내 일반 수요자들에게 주지해진 경우에는) 등록이 가능하게 하고 있는 데 (6조2항) 그것과 비슷한 법리입니다.
다만, 보조등록부라는 것을 아예 운영하는 데에 차이가 있는 것인데, 식별력 없는 상표라도 출원인이 사용의사를 가지고 있다면 일단 일종의 가권리와 비슷하게 등록을 해주는 것으로 이해하면 됩니다.
공존허락서(Letter of Consent)의 허용
이것은 등록주의를 취하는 많은 나라에서도 취하고 있는 것입니다만, 미국에서는 선등록 상표권자로부터 공존허락서를 받으면 유사상표 라도 등록이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, 출원 후 심사 도중에 심사관이 출원상표와 유사한 것으로 선등록된 A상표를 지적하였다고 합시다.
이 거절이유에 대응하는 방법으로는 상표가 유사하지 않다고 주장할 수도 있고 상품을 일부 삭제하거나 상품 간 비유사를 주장해볼 수도 있고 다양한 방법이 있습니다만, 미국에서는 한 가지 더, 선등록 상표권자와 합의 하여 미국특허청에 공존허락서를 제출함으로서 이를 해결할 수도 있습니다. 이 제도 역시 실제 사용하는 자들 간의 의사나 실제 사용 형태를 더 중요시하는 것으로, 전체적인 미국상표법의 사용주의와 맞물려 있습니다.
