상표출원에 거절이유통지서를 받았다면?
안녕하세요 사랑특허 박소현 변리사입니다. 이번에는 상표출원을 했는데 거절이유를 지적받았을때 어떻게 해야할지에 대해서 간단하게 솔루션을 제시해보려고 합니다. 생각보다 간단해요.
상표출원의 거절이유는 대개 2가지 중에 하나입니다. 첫번째 이미 등록되어 있는 또는 출원되어 있는 선행상표와 유사하다. 두번째는 상표 자체가 독점력이 약해서 뭐 식별력이 없다고 하죠 그 자체로 등록가능하지 않다. 둘 중 하나거든요. 각각의 경우에 어떻게 대응할 수 있는지에 대해서 간단하게 검토해보겠습니다.
유사하다는 거절이유를 받았을때
첫번째 선등록과 유사하다는 거절이유를 받았을 때. 이런 경우에는 많은 방법이 있어요.
의견서 제출
첫번째로는 심사관은 출원한 상표와 선행상표가 유사라고 하는데 도저히 유사라고 생각이 안든다. 그럴때는 심사관의 주장을 반박하는 의견서를 내볼 수 있습니다. 그런데 상표 사건의 경우에는 심사 자체가 직관적이기 때문에 의견서 제출을 해서 거절이유를 극복하기가 쉽지는 않아요. 그래도 제출한다면 많은 확률로 거절이유가 해소되곤 합니다.
불사용 등록취소심판
두번째로는 선행상표가 만약에 사용되고 있지 않은 것 같다면 최근 3년 불사용을 이유로 하는 등록취소심판 청구가 가능합니다. 상표는 창작을 보호하는 것이 아니라 선택에 의한 등록을 보호하는 것이기 때문에 등록을 해놓고 사용하지 않는 것은 어떤 한정된 상표라는 자원을 너무 과도하게 선점하는 거라고 봐요. 그래서 3년 동안 3년 이상 사용하지 않으면 그 등록에 취소를 청구할 수가 있습니다. 선행상표를 약간 인터넷으로 검색을 좀 해봤는데 쓰고 있지 않는 거서 같거나 또는 한참 전에 잠깐만 쓰고 더이상 쓰고 있지 않는 것 같다 그러면 취소심판청구를 통해서 선행상표를 없앨 수가 있고 그 다음에 내 출원을 등록받을 수가 있습니다. 아주 흔하게 사용하는 방법이고요 심판이라고 해서 약간 두려워하시거나 뭐 상대방이 특히 대기업인 경우에는 싸움걸자고 하는 것 같은데 괜찮을까요 하고 물어보시는 분 계시는데 아주 흔한 심판이고 대기업들도 엄청 취소심판 많이 당합니다. 전혀 걱정하실 필요가 없어요.
재출원 : 상표 변형
세번째로 많이 권해드리는 방법이 상표를 약간 변형해서 다시 재출원을 해보는 거에요. 선행상표하고 유사하다고 하니까 글자를 하나 넣던지 아니면은 알파벳 같은거 도안 같은 걸 첨부를 해서 전체적으로 비유사하게 만들어서 다시 한번 시도를 해보시면 어떻겠냐 가이드를 드리는데. 쉽지는 않습니다. 왜냐면 이미 사업을 진행하는 경우도 많이 있고 많은 경우에 이미 브랜드가 이미 컨셉이라던지 디자인이라던지 다 정해져서 어떻게 바꿀 수 없는 경우가 많이 있어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 아직 변경의 여지가 있다면 한번 변형해서 시도해보시는 것도 좋은 대안이 될 수가 있습니다.
상표 양수
그 다음에 생각해볼 수 있는 방법은 선행상표 권리자에게 컨택을 좀 해가지고 혹시 상표를 살 수 있다면 그것도 좋은 방법이 될 수가 있습니다. 선행상표를 출원인이 가지고 오면 동일명의인이 선행상표도 가지고 있고 출원도 하고 있는 거기 때문에 등록이 될 수가 있거든요. 그래서 많은 경우는 아니지만 아주 가끔 선행상표를 양도 받아서 해결하기도 해요.
등록무효심판이나 이의신청
그 외에는 선행상표가 타인 상표를 모방했거나 아니면 등록취소사유가 있다던지 아니면 가끔 내가 출원한 상표를 모방한 상표가 선등록 되어 있기도 해요 그런 경우에는 등록무효심판을 청구하거나 이의신청을 하거나 해서 선행상표를 없애고 내 출원이 등록받는 그런 경우도 있습니다.
정리하면 다음과 같습니다.
선행상표와 유사하다는 거절이유를 받았다면 첫번째로 의견서를 제출해볼 수 있고요.
두번째로 선행상표에 대한 불사용에 기한 등록취소심판 청구가 가능합니다.
세번째로 상표를 변형해서 다시 재출원해볼 수 있고요
네번째로는 상표를 양도 받거나
다섯번째로 등록무효심판 또는 이의신청을 통해서 선행상표를 없애볼 수 있습니다.
다양한 방법이 있는데 그 중에 어떤 것이 적절한지는 케이스 바이 케이스로 경우의 수가 굉장히 많기 때문에 자문 받아서 진행하면 될 것 같습니다.
식별력 없다는 거절이유를 받았을때
두번째로 상표 자체가 독점력이 약하다 식별력이 없다는 거절이유를 받았을 때 어떻게 해야하는지 제안을 드려보겠습니다.
의견서 제출
아까와 마찬가지로 제일 먼저 생각해볼 수 있는 방법은 심사관의 의견이 타당하지 않다 상표 자체로 식별력이 충분하다는 취지로 주장해서 의견서를 제출해볼 수가 있어요. 근데 뭐 아무래도 아까 말씀드린 것처럼 상표 사건은 의견서로 거절이유 해소하기가 쉽지가 않아서 특히 식별력 같은 경우는 더 그렇거든요. 그래서 고려해볼 수는 있지만 권해드리진 않아요.
재출원 : 상표 변형, 로고 추가
그보다는 식별력이 없다면 그런 상표는 다른 식별력 있는 문자 또는 도형 심볼마크와 결합해서 재출원을 하시면 그건 거의 등록이 되는 거거든요. 문자 자체는 독점력이 약하기 때문에 독점력이 강한 어떤 부분을 결합해서 전체적으로 하나를 다시 출원을 하시면 등록이 되서 재출원하는 쪽으로 많이 가이드를 드리고 있습니다.
그 외에는 상표에다가 문자나 글자를 좀 넣어서 조어상표를 만들어서 다시 재출원해볼 수 있는데 아까도 말씀드린 것처럼 많은 경우에 이미 브랜드가 사용이 개시됐거나 아니면 프로세스가 많이 진행이 되서 어떻게 되돌릴 수 없는 경우가 많이 있기 때문에 문자 자체 브랜드 자체를 변형하시는 것은 잘 못하시더라고요. 그래서 그런 경우는 실제로는 거의 없습니다.
정리하면 식별력이 없다는 거절이유를 받았을 때는 이렇게 대응하시면 됩니다.
의견서를 제출해보거나 또는 다른 다른 심볼로고나 문자를 결합해서 재출원하는 것으로 정리하면 되겠습니다.
감사합니다.
