상표법 제34조 제1항 제13호 거절이유 통지서를 받으셨나요? 부정한 목적 오인을 벗어나 상표등록을 성공시키는 핵심 법리 대응 전략을 사랑특허법률사무소 박소현 변리사가 알려드립니다.
열심히 준비해서 출원한 내 브랜드 상표. ‘이제 곧 등록되겠지’ 기대하며 기다리고 있었는데, 지식재산청에서 “상표법 제34조 제1항 제13호”를 거절이유로 의견제출통지서를 보내왔습니다. 찾아보니 내 브랜드명이 모방상표라니 당황스러울 수 밖에 없죠.
억울함에 심사관에게 감정적으로 항변하고 싶으시겠지만, 상표는 철저한 법리와 객관적 증거로 대응해야 합니다.
오늘은 지식재산청이 왜 이 조항을 들고 나왔는지, 그리고 이 거절이유를 깔끔하게 뒤집고 내 상표를 안전하게 지켜내는 현실적인 대응책을 쉽게 풀어드리겠습니다.
목차
- 상표법 제34조 제1항 제13호, 왜 통지된걸까?
- 심사관이 말하는 ‘부정한 목적’을 법리적으로 반박하는 3가지 핵심 기준
- 상표법 제34조 제1항 제13호 거절이유 받고 무사히 상표권 확보한 실제 대응 사례
상표법 제34조 제1항 제13호, 왜 통지된걸까?
어려운 조문 이름 때문에 머리가 아프실 텐데요. 쉽게 말해 이 조항은 ‘모방상표 방지 조항’입니다.
쉽게 예시를 들어보겠습니다.
지방에서 조용히 맛집으로 소문난 A빵집이 있다고 해볼게요. 이 A빵집이 아직 전국적으로 유명하지 않고 지식재산청에 상표 등록도 안 해둔 상태였죠. 그런데 눈치 빠른 문씨가 이 빵집의 소문을 듣고 프랜차이즈업을 하기 위해서 먼저 상표출원을 해버린거죠.
상표법은 기본적으로 먼저 신청한 사람에게 권리를 주는 ‘선출원주의’를 채택하고 있지만, 이런 식으로 남의 신용과 노력에 무단으로 숟가락을 얹으려는 행위까지 보호해주면 너무 억울하겠죠? 그래서 상표법 제34조 제1항 제13호라는 두어서 “국내외 소비자에게 특정인의 것으로 알려진 상표를 편승하거나, 그 원권리자에게 손해를 입히려는 ‘부정한 목적’으로 출원한 상표는 등록해 주지 않는다”라고 규정해 둔 것입니다.
그런데 문제는, 심사관도 사람인지라 인터넷 조사나 제출된 서류만 보고 ‘비슷한 이름’이라는 이유만으로 여러분의 출원을 ‘부정한 목적을 가진 모방 출원’으로 오인해서 통지서를 날리는 경우가 꽤 빈번하다는 점입니다.
여러분께서 정말 누군가의 상표를 베낄 의도가 없었고, 독자적으로 브랜딩을 진행하셨다면 이 통지서는 기회라는 것이죠.
심사관이 말하는 ‘부정한 목적’을 법리적으로 반박하는 3가지 핵심 기준
심사관이 의견제출통지서를 통해 “부정한 목적이 의심됩니다”라고 했을 때, 특허청을 설득하려면 대법원 판례가 제시하는 ‘부정한 목적’의 판단 기준에 맞춰 논리적으로 반박해야 합니다.
대법원에서는 단순히 두 상표가 유사하다는 이유만으로 부정한 목적을 인정하지 않습니다. 크게 3가지 축을 바탕으로 판단합니다.
① 선사용상표의 인지도 (정말 알려진 상표인가?)
상대방 상표(선사용상표)가 국내외 소비자들에게 특정인의 상품이라고 인식될 정도의 인지도가 있었는지가 핵심입니다. 만약 상대방 상표가 인스타그램 팔로워 몇 명 없는 아주 영세한 수준이거나, 특정 지역에서조차 제대로 알려지지 않은 상표라면 “인지도가 없었으므로 모방하거나 편승할 대상조차 되지 않았다”는 논리로 깨뜨릴 수 있습니다.
② 독자적 창작 과정 및 사용 경위 (내가 어떻게 만들었는가?)
여러분이 이 브랜드명을 어떻게 떠올리게 되었는지 그 배경을 입증하는 것입니다.
- 브랜드 네이밍 기획안, 로고 디자이너와의 메일 주고받은 내역
- 창업 구상 단계의 메모, 도메인 구매 내역 및 SNS 개설 날짜 등
이처럼 사업적 아이디어와 노력으로 독자적으로 창작했다”는 객관적 정황 자료를 제출하면 ‘부정한 목적’이라는 심사관의 의심을 강력하게 해소할 수 있습니다.
③ 양 당사자 간의 관계 및 교섭 여부 (거래 관계가 있었는가?)
보통 이 조항을 지적받는 경우, 원권리자와 동업하다가 갈라진 사람, 거래처 관계자, 혹은 가맹점주가 본사 몰래 먼저 상표를 내버린 경우입니다. 만약 여러분이 상대방과 아무런 인적·물적 거래 관계가 없고, 동종 업계에서 서로 일면식도 없는 사이라면 “부당한 이익을 취하거나 손해를 가할 개연성이 전혀 없다”는 법리를 명확히 주장해야 합니다.
거절통지서 받고도 상표권을 무사히 확보한 실제 대응 성공 로드맵
그렇다면 막상 거절이유 통지서를 받았을 , 여러분은 당장 무엇부터 해야 할까요?
1단계: 의견제출통지서 마감일 확인 및 분석
가장 먼저 통지서 상단의 ‘제출기한’을 확인하세요. 통상 서류를 받은 날로부터 2개월의 시간이 주어집니다. 이 기간 내에 심사관의 지적 사항이 ‘표장의 유사성’ 때문인지, 아니면 ‘지정상품의 동일성’ 때문인지, 심사관이 근거로 든 선사용상표가 무엇인지 정확히 파악해야 합니다.
2단계: 상대방(선사용상표) 및 자사 브랜드 정황 조사
심사관이 제시한 선사용상표권자의 실체를 조사합니다. 실제 사업을 하고 있는지, 등록만 해두고 사용하지 않는 상표인지, 혹은 매출이나 홍보 규모가 어느 정도인지 체크합니다. 동시에 우리 측의 브랜드 독자 창작 자료를 수집합니다.
만약 조사를 해보니 상대방 상표가 등록된 지 3년이 넘었는데도 실제 시장에서 전혀 쓰이지 않고 있다면, 불사용상표 등록취소심판을 활용해 선행상표를 먼저 제거하는 전략을 병행하여 거절이유를 완전히 뿌리뽑을 수도 있습니다.
3단계: 맞춤형 법리 의견서 작성
심사관의 ‘부정한 목적’ 반박하는 의견서를 작성합니다.
- “선사용상표는 주지·유명성이 부족하다”
- “출원인은 독자적인 창작 경위를 지니고 있다”
- “양 상표는 외관, 음영, 관념에서 확연히 차이가 나 소비자의 오인·혼동 우려가 없다”
필요하다면 상품 범위를 축소하는 ‘보정서’를 함께 제출하여 심사관이 수용할 수 있는 최적의 접점을 찾습니다.
특히 학원이나 프랜차이즈, 쇼핑몰처럼 이미 간판을 걸고 마케팅을 시작한 상황이라면 상표 포기는 곧 사업의 막대한 손실로 이어집니다. 이런 경우에는 단순 대응을 넘어 선행상표 거절이유를 극복하기 위한 다양한 협상 및 법리 전략을 정교하게 세워야 합니다.
상표법 제34조 제1항 제13호 거절이유는 “글자 몇 개 바꾸겠습니다”라는 보정만으로는 해결되지 않습니다.
하지만 심사관의 통지서가 곧 ‘상표 등록 불가’를 의미하는 것은 결코 아닙니다. 심사관도 미처 알지 못했던 여러분의 독자적 창작 경위와 상대방 상표의 한계를 법리적으로 입증해 낸다면, 거절 판정을 뒤집고 등록될 가능성이 높아집니다.
억울하게 모방상표라는 누명을 쓰고 소중한 브랜드를 포기할 위기에 처하셨다면, 혼자 속앓이하지 마시고 언제든 편하게 문을 두드려 주세요.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 특허청에서 의견제출통지서를 받았는데, 응답 기한을 연장할 수 있나요?
네, 가능합니다. 기본적으로 지정된 제출기한 내에 의견서를 내야 하지만, 증거 자료 수집이나 전문 변리사 검토 시간이 필요한 경우 기한 연장 신청서를 제출하여 1개월씩 연장(최대 수개월 가능)을 진행할 수 있습니다. 다만 무작정 미루기보다는 빠른 전략 수립이 우선입니다.
Q2. 상대방이 아직 상표 등록을 안 한 상태인데도 제 출원이 거절될 수 있나요?
국내외 수요자에게 특정인의 상표로 알려진 ‘선사용상표’이기만 하면 적용될 수 있습니다. 따라서 상대방의 등록 여부와 별개로 해당 표장의 인지도와 출원인의 부정 목적 여부가 핵심 쟁점이 됩니다.
Q3. ‘부정한 목적이 없었다’는 것을 증명하려면 어떤 서류가 필요한가요?
브랜드 명칭을 구상하게 된 계기가 담긴 초기 기획안, 네이밍 회의록, 로고 디자인 외주 계약서 및 결제 내역, 사업자등록증, 초기 제품 출시 및 마케팅 자료, 상대방과 아무런 인적·물적 교류가 없었음을 보여주는 정황 자료 등이 종합적으로 활용됩니다.
이와 관련해 해결 사례를 확인해보고 싶다면, 이 글에서 확인해 보십시오.
