도형 로고 상표를 준비하다 보면, 모티브가 비슷한 선행 상표가 이미 등록되어 있다는 것을 확인해 출원 자체를 포기하는 분도 적지 않습니다.
그런데 이 판단이 항상 맞는 것은 아닙니다.
저희가 대리한 B브랜드는 아동복을 중심으로 사업을 운영하고 있었고, 웃는 얼굴을 모티브로 한 도형 로고상표를 출원했습니다. 상표 공고 이후, 세계적으로 유명한 S브랜드가 이의신청을 걸어왔습니다. “우리 로고와 유사하니 등록하면 안 된다”는 주장이었습니다.
결과적으로 특허청은 “비유사”라는 결정을 내렸습니다.
모티브가 같다는 것과, 상표가 유사하다는 것은 다른 문제이거든요. 이 글에서는 그 판단이 어떻게 갈렸는지, 실제 이의신청 대응 과정을 보여드리겠습니다.
1. 도형 로고 상표, 세계적 브랜드의 이의신청 이유
B브랜드의 로고는 웃는 얼굴 도형에 브랜드명 문자를 원형으로 배치한 형태였습니다. S브랜드는 이 로고가 자사의 등록상표 4건 및 선사용상표들과 유사하다며 이의신청을 제기했습니다.
S브랜드가 주장한 근거는 여러 갈래였습니다.
- 상표법 제34조 제1항 제7호: 선등록 상표와 유사하여 출처 혼동 우려
- 상표법 제34조 제1항 제4호: 저작권이 있는 디자인과 유사하여 공서양속 위반
- 상표법 제34조 제1항 제11호: 수요자 기만 우려
- 상표법 제34조 제1항 제12호, 제13호: 부정 목적 출원
조항을 다수 동원한 만큼, 어떻게든 등록을 막겠다는 의지가 분명한 이의신청이었습니다. B브랜드 대표님 입장에서는 갑자기 글로벌 기업과 싸워야 하는 상황이 된 거고요. 이 상황이 막막하셨을 거라는 건, 따로 말씀드릴 필요도 없을 겁니다.
핵심은, 이의신청이 들어왔다고 해서 등록이 자동으로 거절되는 것이 아니라는 점입니다.
이의신청은 “심사해 달라”는 요청이지, “거절하라”는 명령이 아닙니다. 상대방의 주장에 대해 답변서를 제출하고, 특허청이 양쪽 주장을 비교해서 판단합니다. 저희가 해야 할 일은 “왜 비유사한지”를 특허청이 납득할 수 있도록 논리를 세우는 것이었습니다.
2. 유사상표라는 이의신청에 ‘비유사’를 주장한 3가지 논리
도형 로고상표의 유사 여부는 외관(시각적 형태)이 압도적으로 중요합니다. 문자 상표처럼 발음이나 의미로 비교할 수 없기 때문이거든요. 그래서 저희는 외관의 ‘전체적인 인상’이 다르다는 점을 세 갈래로 나누어 주장했습니다.
첫 번째, 구성 요소와 배열의 차이입니다.
B브랜드의 로고는 웃는 얼굴 도형 주위에 브랜드명 문자가 원형으로 배치되어 테두리를 이루고 있었습니다. 반면 S브랜드의 로고들은 순수하게 웃는 얼굴 도형만으로 구성되어 있었습니다. 문자가 도형과 결합되어 전체적인 인상을 형성하는 방식 자체가 달랐던 것이거든요.
두 번째, 구체적인 표현 방식의 차이입니다.
같은 ‘웃는 얼굴’이라 하더라도, 실제 형태는 달랐습니다. B브랜드의 로고는 입술과 입꼬리에 양감이 없는 평면적이고 간결한 스타일이었고, S브랜드의 로고들은 입술과 입꼬리에 독특한 양감과 세부 표현이 들어가 있었습니다. 추상적 개념이 같다고 해서 표현까지 같은 것은 아닌 거고요.
세 번째, 모티브 자체의 식별력 문제입니다.
이 부분이 실무적으로 가장 중요한 논거였습니다. ‘미소짓는 얼굴’이라는 도형은 S브랜드만의 고유한 표현이 아닙니다. 실제로 동일한 지정상품 분류에서 권리자를 달리하여 미소짓는 얼굴을 포함한 상표가 다수 등록되어 있었습니다. 누구나 쓸 수 있는 보편적 모티브를 포함했다는 이유만으로 유사하다고 단정할 수 없다는 것이 저희의 핵심 주장이었습니다.
결국, 모티브가 같다는 것과 상표가 유사하다는 것은 다른 문제입니다.
도형상표에서 진짜 유사한지 여부는 “전체적인 인상이 소비자에게 같은 출처로 오인될 만큼 비슷한가”로 판단됩니다. 모티브가 아니라 전체 구성입니다.
3. 비유사를 주장한 결과, 이의신청 이유 없음
특허청 상표디자인심사국은 이의신청인의 모든 주장에 대해 “이유 없다”고 결정했습니다. 결정문에 명시된 비유사 판단 근거는 저희가 주장한 세 가지와 정확히 일치했습니다.
- 문자를 원형으로 배치하여 테두리를 이루고 있는 점
- 입술과 입꼬리의 양감 차이
- 미소짓는 얼굴 모티브는 다수 등록된 보편적 표현으로 식별력이 강하다고 볼 수 없는 점
저작권 침해 주장(상표법 제34조 제1항 제4호)에 대해서도, 상표법에는 타인의 저작권 목적이 되는 디자인의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권과 상표권의 저촉 관계는 별도 조항(상표법 제92조)에서 다루고 있으므로 공서양속 위반에 해당하지 않는다고 판단했습니다.
도형 로고상표는 모티브가 비슷하더라도, 전체적인 인상을 차별화할 수 있으면 등록이 가능합니다. 반대로 말하면, 차별화 포인트 없이 모티브만 가져오면 이의신청에 취약해질 수 있습니다.
이것만 기억하시면 됩니다.
도형상표의 유사 판단은 “전체적인 인상”이 기준입니다.
이 글을 읽고 나시면, “모티브가 비슷하다고 무조건 안 되는 건 아니구나”까지는 정리가 되셨을 겁니다. 그런데 여전히 남는 질문이 있으실 겁니다.
“내 로고는 어떤 차별점이 있는 건지,
이대로 출원해도 괜찮은 건지.”
그 판단은 선행 상표의 구성, 내 로고의 표현 방식, 그리고 해당 모티브의 등록 현황에 따라 완전히 달라집니다. 글만으로는 개별 상황을 판단하기 어려운 부분이 있을 거고요.
도형 로고상표 출원을 준비하고 계시거나, 이의신청·의견제출통지서 등 문제가 발생한 상황이라면 부담 없이 문의해 주십시오. 상황을 들어보고 어떤 방향이 맞을지 안내드리겠습니다.
감사합니다.
