PCT특허 출원 기한을 30개월로 알고 계신다면 확인이 필요합니다. 30개월은 각국 국내단계에 진입하는 마감일입니다. 국제출원 자체는 국내 출원이 공개되기 전에 마쳐야 하고, 그 근거를 조문으로 하나씩 정리했습니다.
해외 진출을 준비하며 PCT를 알아보면 30개월이라는 숫자를 먼저 만납니다. 그래서 국내 출원 후 30개월 안에만 국제출원을 하면 된다고 이해하는 경우가 많습니다. 그런데 30개월은 국제출원의 기한이 아닙니다. 이미 낸 국제출원을 각 나라의 국내단계로 진입시키는 마감일입니다.
국제출원 자체에는 별도의 법정 기한이 없습니다. 대신 넘기면 안 되는 시점이 따로 있어요. 국내 출원이 공보로 공개되는 시점입니다. 공개된 뒤에는 그 내용이 선행기술로 쓰이기 때문입니다. 그래서 관리해야 하는 숫자는 30개월이 아닙니다. 국내 출원일부터 세는 12개월이에요.
아래에서 각 시점이 무엇의 기한인지 조문 근거로 정리했습니다.
목차
- 30개월은 무엇의 마감일인가
- 실제 기한은 국내 출원이 공개되기 전
- 12개월이 기준이 되는 이유
- 권장 순서와 주의할 점
1. 30개월은 무엇의 마감일인가
먼저 30개월이 어디에 적힌 숫자인지 봅니다. 특허협력조약 제22조(1)은 출원인이 우선일부터 30개월이 만료되기 전에 각 지정관청에 국제출원의 사본과 번역문을 제출하고 국내 수수료를 내도록 정합니다.
조문이 말하는 대상은 이미 존재하는 국제출원입니다. 그 국제출원을 각 나라의 국내단계로 진입시키는 시점이 30개월이에요.
그래서 30개월은 국내단계 진입 마감일입니다. 국제출원을 언제까지 내야 하는지와는 다른 문제입니다.
한국으로 들어오는 기간은 조금 더 깁니다. 특허법 제201조 제1항은 외국어로 출원한 출원인이 우선일부터 2년 7개월 이내에 국어번역문을 제출하도록 하고, 이 기간을 국내서면제출기간이라고 부릅니다.
이 기간을 넘기면 결과가 무겁습니다. 같은 조 제4항은 국내서면제출기간에 발명의 설명과 청구범위의 국어번역문을 제출하지 않으면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다고 규정합니다.
국제출원의 지위는 별도로 정해져 있어요. 제199조 제1항은 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원을 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다고 정합니다.
즉 국제출원은 각국 절차의 기준일을 확보해 둘 뿐입니다. 등록 판단은 진입한 나라에서 따로 시작됩니다.
| 흔한 이해 | 조문이 정한 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 30개월 안에 PCT를 내면 된다 | 30개월은 각 지정관청에 사본과 번역문을 내는 마감일 | 특허협력조약 제22조(1) |
| PCT를 내면 해외 특허가 생긴다 | 지정국 대한민국이면 국제출원일에 출원한 것으로 볼 뿐 | 특허법 제199조 제1항 |
| 한국도 30개월이다 | 우선일부터 2년 7개월, 미제출 시 취하 간주 | 특허법 제201조 제1항ㆍ제4항 |
2. 실제 기한은 국내 출원이 공개되기 전
국제출원의 실질 마감은 다른 곳에서 정해집니다. 국내 출원이 공보에 실리는 시점입니다.
특허법 제64조 제1항은 출원일부터 1년 6개월이 지난 후 특허공보에 게재해 출원공개를 하도록 정합니다. 우선권 주장이 있으면 그 기초가 된 출원일부터 셉니다.
등록이 먼저 나면 순서가 바뀝니다. 제87조 제3항은 특허권 설정등록을 한 경우 특허공보에 게재해 등록공고를 하도록 규정해요.
제64조 제2항 제3호는 등록공고를 한 특허는 출원공개를 하지 않는다고 정합니다. 등록공고가 출원공개를 대신하는 구조입니다.
어느 쪽이든 결과는 같습니다. 국내 출원의 내용이 공보로 공중에게 공개됩니다.
공개된 자료는 선행기술이 됩니다. 제29조 제1항 제2호는 출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정합니다.
여기서 공지예외를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 이 경우에는 쓸 수 없어요.
제30조 제1항 제1호 단서가 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 명시적으로 제외하고 있기 때문입니다. 공보로 나간 내 출원은 공지예외 대상이 아닙니다.
정리하면 이렇습니다. 우선권 없이 공개 후에 국제출원을 하면, 내가 먼저 낸 국내 출원이 내 발명의 선행기술로 인용됩니다.
3. 12개월이 기준이 되는 이유
이 문제를 없애는 방법이 우선권 주장입니다. 특허협력조약 제8조(1)은 국제출원에 파리협약 당사국에 낸 하나 이상의 선출원에 대한 우선권 주장 선언을 담을 수 있게 합니다.
같은 조 (2)(a)는 그 조건과 효과를 파리협약 제4조에 따르도록 정해 두었어요. 우리 법에도 같은 취지의 조문이 있습니다.
특허법 제54조 제2항은 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 출원하지 않으면 우선권을 주장할 수 없다고 규정합니다. 이것이 12개월입니다.
12개월 안에 국제출원을 하면 판단 기준일이 국내 출원일로 당겨집니다. 그사이에 나온 자료가 신규성과 진보성 판단에 들어오지 않아요.
그리고 12개월은 출원공개 시점인 1년 6개월보다 6개월 이릅니다. 그래서 12개월을 지키면 공개 문제까지 함께 정리됩니다.
기간을 넘겼을 때의 회복 절차도 있기는 합니다. 특허협력조약 규칙 26의2.3(e)는 우선기간이 만료된 날부터 2개월을 회복 신청 기간으로 정합니다.
다만 조건이 붙어요. 같은 규칙 (a)는 수리관청이 상당한 주의를 다했는지 또는 고의가 아니었는지 중 적어도 하나의 기준을 적용하도록 하고, (d)는 회복 신청에 수수료를 부과할 수 있게 합니다.
기준은 관청마다 다릅니다. 같은 규칙 (i)는 수리관청이 어느 기준을 적용하는지 국제사무국에 통지하도록 정하고 있어요.
즉 회복은 예외 절차입니다. 인정 여부가 나라마다 다르므로 기본은 12개월로 봅니다.
| 시점 | 무엇의 기한인가 | 근거 |
|---|---|---|
| 12개월 | 우선권을 주장할 수 있는 국제출원 기한 | 특허법 제54조 제2항 |
| 1년 6개월 | 국내 출원의 출원공개 (등록공고가 있으면 생략) | 특허법 제64조 제1항ㆍ제2항 제3호 |
| 30개월 | 각 지정관청 국내단계 진입 마감 | 특허협력조약 제22조(1) |
| 2년 7개월 | 한국 국내서면제출기간, 미제출 시 취하 간주 | 특허법 제201조 제1항ㆍ제4항 |
4. 권장 순서와 주의할 점
실무에서 권하는 순서는 이렇습니다. 국내 특허출원을 먼저 하고, 우선심사를 신청해 등록 여부를 앞당겨 확인한 뒤, 12개월 안에 우선권을 주장하며 국제출원을 합니다.
우선심사는 법에 근거가 있습니다. 특허법 제61조는 지식재산처장이 일정한 특허출원에 대해 심사관에게 다른 출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다고 정합니다.
대상은 시행령이 정해 두었어요. 특허법 시행령 제9조 제1항은 제7호에서 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원을, 제8호에서 출원인이 출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비 중인 특허출원을 들고 있습니다.
이 순서를 쓰면 얻는 것이 둘입니다. 국내 심사 결과를 보고 진출 여부를 판단할 수 있고, 우선권으로 판단 기준일도 지킬 수 있습니다.
국제출원 이후 일정도 미리 확인해 둡니다. 특허협력조약 제21조(2)(a)는 국제공개를 우선일부터 18개월이 지난 후 신속히 하도록 정합니다.
준비 단계에서 확인할 사항을 정리하면 다음과 같습니다.
- 국제출원은 등록이 아니다. 특허협력조약 제22조(1)에 따라 각 지정관청에 들어가야 그 나라의 절차가 시작된다
- 우선권 주장 기한은 최초 출원일부터 1년이다. 특허법 제54조 제2항
- 국내 출원은 1년 6개월이면 공개된다. 등록이 빠르면 등록공고가 먼저 나온다
- 공보로 공개된 내 출원은 공지예외 대상이 아니다. 특허법 제30조 제1항 제1호 단서
- 30개월은 진입 마감일이지 출원 마감일이 아니다
PCT특허 출원 기한을 관리할 때는 숫자 하나만 기억하면 됩니다. 국내 출원일부터 12개월입니다.
30개월과 2년 7개월은 그다음 단계의 일정이에요. 국제출원을 이미 마친 뒤에 관리하는 기한입니다.
반대로 12개월을 넘기면 뒤 일정이 의미가 없어집니다. 우선일이 사라진 상태에서는 내 국내 출원 공보가 선행기술로 인용되기 때문입니다.
그래서 해외 진출을 검토 중이라면 국내 출원일부터 세는 편이 안전합니다. 진출국을 정하지 못했더라도 12개월 안에 국제출원을 해 두면 판단 기간을 30개월까지 확보할 수 있어요.
국내 출원부터 각국 진입까지 전체 일정을 어떻게 잡는지는 표준 해외특허출원 플로우에 단계별로 정리해 두었습니다.
사랑특허는 국내 출원일을 기준으로 남은 기간부터 계산합니다. 국내 출원번호와 진출 예정 국가를 알려주시면 우선심사 대상 여부와 국제출원 시점을 함께 검토해 드리겠습니다.
자주 묻는 질문
Q. PCT특허 출원 기한이 30개월 아닌가요?
30개월은 국제출원을 내는 기한이 아닙니다. 특허협력조약 제22조(1)은 우선일부터 30개월이 만료되기 전에 각 지정관청에 사본과 번역문을 제출하고 국내 수수료를 내도록 정한 국내단계 진입 마감일입니다.
Q. 그러면 국제출원은 언제까지 해야 하나요?
우선권을 주장하려면 특허법 제54조 제2항에 따라 최초 출원일부터 1년 이내여야 합니다. 국내 출원은 특허법 제64조 제1항에 따라 1년 6개월이면 출원공개되므로, 이 12개월이 실질 기한이 됩니다.
Q. 국내 출원이 공개된 뒤에 국제출원을 하면 어떻게 되나요?
공개된 내용은 특허법 제29조 제1항 제2호의 선행기술이 됩니다. 특허법 제30조 제1항 제1호 단서가 출원공개나 등록공고된 경우를 공지예외에서 제외하고 있어 자기 공보를 피하기 어렵습니다.
Q. 12개월을 놓쳤으면 방법이 없나요?
특허협력조약 규칙 26의2.3(e)는 우선기간 만료일부터 2개월 안에 우선권 회복을 신청할 수 있게 합니다. 다만 같은 규칙 (a)의 기준 충족과 (d)의 수수료가 필요하고 관청마다 적용 기준이 달라, 회복을 전제로 일정을 계획하지는 않습니다.
