특허권 침해 경고장, 회신 전에 확인할 3가지

특허권 침해 경고장을 받았다면 회신부터 쓰지 않습니다. 권리 유효성과 청구범위 대비, 무효사유를 먼저 확인해야 합니다. 확인 순서와 대응 수단, 방치했을 때 따라오는 결과까지 조문 근거로 하나하나 정리해 두었습니다.

내용증명 한 통으로 시작되는 경우가 많습니다. 우리 제품이 특허를 침해하니 판매를 중지하라는 내용입니다. 받은 쪽에서는 두 가지 반응이 나옵니다. 바로 사과 회신을 보내거나, 근거 없는 주장이라며 그냥 두는 것입니다.

하지만 둘 다 위험합니다. 회신 내용이 나중에 침해를 인정한 자료로 쓰일 수 있고, 방치하면 손해액이 계속 늘어나기 때문입니다.

경고장을 받은 시점 이후의 실시는 고의 판단에서 다르게 평가됩니다.

먼저 할 일은 확인입니다. 경고장에 적힌 특허가 유효한지, 우리 제품이 그 청구범위에 들어가는지부터 봐야 합니다.

아래에서 확인 순서와 대응 수단을 조문으로 정리했습니다.

목차

1. 경고장을 받으면 먼저 확인할 세 가지
2. 대응 수단 세 가지
3. 방치하면 따라오는 결과
4. 특허권 침해 경고장 대응 사례 두 건

1. 경고장을 받으면 먼저 확인할 세 가지

첫 번째는 권리 자체가 살아 있는지입니다. 등록원부에서 특허권이 존속 중인지, 연차료가 납부되어 있는지, 경고장을 보낸 사람이 특허권자나 전용실시권자가 맞는지 확인합니다.

두 번째는 청구범위 대비입니다. 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정합니다. 그래서 비교 대상은 상대방 제품이 아닙니다. 등록특허의 청구항과 우리 제품의 구성을 하나씩 맞춰 봐야 해요.

여기서 자주 나오는 오해가 있습니다. 기술이 비슷하면 침해라고 보는 것입니다. 청구항의 구성 중 하나라도 우리 제품에 없으면 그 청구항의 범위에는 들어가지 않습니다.

세 번째는 무효사유입니다. 특허법 제133조 제1항은 제29조를 위반한 경우 등을 무효사유로 정하고 있어요.

출원 전에 이미 공지된 제품이었는지, 출원 전에 공개된 문헌으로 쉽게 발명할 수 있었는지를 봅니다. 같은 조 제2항에 따라 이 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있습니다.

간접침해 주장도 함께 확인합니다. 제127조는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하거나 양도하는 행위를 침해로 봅니다.

‘생산에만’이라는 요건이 붙어 있습니다. 다른 용도로도 쓰이는 부품이라면 이 조문의 적용을 다툴 수 있어요.

확인 항목	무엇을 보는가	근거 조문
권리 유효성	존속 여부, 연차료, 보낸 사람의 자격	제126조 제1항
청구범위 대비	청구항 구성과 자사 제품 구성의 일치 여부	제97조
무효사유	출원 전 공지, 공개 문헌으로 인한 진보성 결여	제133조 제1항
간접침해	해당 물건이 ‘생산에만’ 사용되는지	제127조

2. 대응 수단 세 가지

첫 번째는 회신문 발송입니다. 확인 결과를 정리해 비침해 근거를 회신하고, 당사자 사이에서 마무리하는 방법입니다.

실무에서는 이 단계에서 끝나는 사건이 적지 않습니다. 다만 회신문에 침해를 인정하는 표현이 들어가면 나중에 불리한 자료가 되므로, 문구를 정하고 보내야 합니다.

두 번째는 소극적 권리범위 확인심판입니다. 특허법 제135조 제2항은 이해관계인이 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 심판을 청구할 수 있다고 정합니다.

특허를 무효로 만들지 않고도 우리 제품이 그 범위에 속하지 않는다는 판단을 받는 방법이에요. 같은 조 제3항에 따라 청구항이 둘 이상이면 청구항마다 청구할 수 있습니다.

세 번째는 무효심판입니다. 특허 자체를 없애는 방법이고, 심결이 확정되면 제133조 제3항에 따라 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다.

거래처와의 관계를 유지해야 한다면 권리범위 확인심판이 무난합니다. 반대로 같은 특허로 여러 곳이 경고장을 받고 있다면 무효심판이 더 맞습니다.

일정이 급하다면 우선심판을 신청할 수 있습니다. 심판사무취급규정 제31조 제1항은 우선심판 신청이 있는 사건 중 필요가 인정되는 경우 다른 사건에 우선하여 심판할 수 있다고 정해 두었어요.

같은 항이 정한 대상에는 아래가 포함됩니다.

1. 중소기업과 대기업 간의 권리범위 확인심판, 무효심판 (중소기업이 청구한 경우)
2. 4차 산업혁명 관련 신특허분류를 부여한 출원에 대한 무효심판, 권리범위 확인심판
3. 정부로부터 자금 지원을 받은 창업기업이 당사자인 권리범위 확인심판, 무효심판
4. 국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건

3. 방치하면 따라오는 결과

경고장을 무시해도 되는지 묻는 경우가 있습니다. 조문을 보면 그러기 어렵습니다.

제126조 제1항은 특허권자가 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정합니다. 같은 조 제2항은 침해행위를 조성한 물건의 폐기와 설비 제거까지 청구할 수 있게 정해 두었어요.

손해배상은 제128조가 정합니다. 특히 같은 조 제8항은 침해가 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정할 수 있다고 규정해요.

경고장이 중요한 이유가 여기에 있습니다. 경고장을 받은 뒤에도 계속 실시하면 고의를 인정할 자료가 되기 쉽습니다.

같은 조 제9항은 배상액 판단에서 고려할 사항으로 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위의 기간과 횟수, 피해구제 노력의 정도 등을 열거하고 있습니다.

과실도 추정됩니다. 제130조는 타인의 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 정합니다.

제조방법 특허라면 추정이 하나 더 붙습니다. 제129조는 물건을 생산하는 방법의 발명에 특허가 된 경우, 그 물건과 동일한 물건은 그 방법으로 생산된 것으로 추정한다고 규정해요.

다만 출원 전에 국내에서 공지되었거나 간행물에 게재된 물건은 제외됩니다.

형사 문제도 있습니다. 제225조 제1항은 특허권을 침해한 자를 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다고 규정해요.

다만 같은 조 제2항에 따라 이 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없습니다. 그래서 합의가 실제로 의미를 가집니다.

4. 특허권 침해 경고장 대응 사례 두 건

첫 번째는 방수포대 제조업체 건입니다. 대표가 직접 개발한 제조장치를 다른 제조사에 판매해 왔는데, 그 장치를 구입한 회사가 제조장치에 관한 특허를 등록받았습니다.

문제는 그 특허권자가 업계에 침해 우려를 알리면서 영업에 지장이 생긴 것이었어요. 무효심판과 소극적 권리범위 확인심판 두 가지를 검토했습니다.

권리범위 확인심판으로 진행했습니다. 특허권자가 자사 장치를 구매한 적도 있었고, 장치 판매에만 지장이 없으면 된다는 것이 의뢰인의 입장이었기 때문입니다.

주장은 두 단계로 구성했습니다. 먼저 등록특허의 구성 중 밑줄 친 부분을 제외한 나머지를 선행기술인 비교대상발명 1, 2에서 찾아내 특징이 그 부분에만 있다고 정리했어요.

그다음 의뢰인의 장치에는 그 부분이 없다는 점을 제시했습니다. 결국 특허 구성 전체를 실시하지 않고 자유롭게 쓸 수 있는 기술만 사용한다는 주장이었습니다.

판매 지장을 빨리 해소하는 것이 중요해 우선심판으로 진행했고, 관련 자료는 청구할 때 한 번에 제출했습니다. 상대방은 자료를 제출하지 못했고, 심결은 권리범위에 속하지 않는다는 내용으로 나왔습니다.

두 번째는 온라인 판매 사업자 건입니다. 특허권자가 같은 내용의 요청문을 여러 업체에 보낸 상황이었어요.

확인해 보니 해당 제품은 특허출원 전에 이미 중국에서 공지된 제품이었습니다. 의뢰인은 그 제품을 수입해 판매만 한 것이었습니다.

그래서 회신문 단계를 거치지 않고 바로 무효심판을 청구했습니다. 수입신고필증과 공개 영상 자료를 증거로 제출했고, 등록무효로 사건이 종결됐습니다.

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특허권 침해 경고장을 받았다면 회신 문안부터 쓰지 마세요. 확인이 먼저입니다.

1. 경고장에 적힌 특허번호로 권리가 존속 중인지, 보낸 사람이 권리자인지 확인
2. 등록특허의 청구항과 자사 제품 구성을 항목별로 대비
3. 출원일 기준으로 그 이전에 공지된 제품이나 문헌이 있는지 조사

세 가지가 정리되면 회신문으로 끝낼 사건인지, 심판으로 다툴 사건인지가 정해집니다. 반대로 확인 없이 보낸 회신은 나중에 되돌리기 어렵습니다.

권리범위 확인심판이 실제로 어떻게 진행되는지는 특허 권리범위확인심판 대응 사례에 사례로 정리해 두었습니다.

사랑특허는 받으신 경고장과 제품 자료를 함께 보고 청구항 대비표부터 만듭니다. 경고장 사본과 제품 사진을 보내주시면 대응 방향을 검토해 회신합니다.

자주 묻는 질문

Q. 경고장을 받으면 반드시 회신해야 하나요?

회신 의무를 정한 조문은 없습니다. 다만 방치하면 특허법 제128조 제8항의 고의 판단에서 불리해질 수 있습니다. 확인 결과를 정리한 뒤 회신 여부를 정하는 편이 낫습니다.

Q. 특허를 무효로 만들지 않고도 대응할 수 있나요?

특허법 제135조 제2항의 소극적 권리범위 확인심판이 그 방법입니다. 특허는 그대로 두고 자사 제품이 보호범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 심판입니다.

Q. 몰랐다고 하면 책임을 면하나요?

특허법 제130조가 침해자의 과실을 추정합니다. 몰랐다는 사정만으로는 추정이 번복되지 않습니다.

Q. 형사고소까지 갈 수 있나요?

특허법 제225조 제1항은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금을 정하고 있습니다. 다만 같은 조 제2항에 따라 피해자의 명시적 의사에 반해서는 공소를 제기할 수 없습니다.