지식재산처로부터 선행상표 거절이유 통지를 받아 학원이름 상표등록이 막혔다면 어떻게 해결할 수 있을까요?
학원은 운영하고 있고, 교육 프랜차이즈를 위해 상표등록을 꼭 해야한다면 의견제출통지서의 내용에 상심할 수 밖에 없습니다.
“이대로 상표 거절되는건가?”
“교육 프랜차이즈 하려면 상표가 있어야 되는데..”
오만가지 생각이 드시겠죠.
따라서 이와 같은 상황에서는 비유사를 주장하는 의견서 제출, 선행상표 사용여부 확인 후 불사용취소심판 청구, 공존동의제 실시 등 방법을 진행해볼 수 있는데요. 만일 이 방법이 통하지 않는 경우엔 협상으로 해결하는 것이 현실적일 때가 있습니다.
실제 실무에서는 선행상표가 있을 때 학원이름 상표등록방법으로 협상을 어떻게 진행하는지 실제 입시학원 임원장님 사례 통해 말씀드려 보겠습니다.
1. 입시학원 임원장님께서 선행상표 거절이유 의견제출통지서 받게 된 이유
임원장님께선 추후 교육업 프랜차이즈를 위해 타소와 함께 상표등록을 진행하셨습니다. 상표권을 확보하지 않는 프랜차이즈 가맹사업의 경우 계약 취소가 될 수 있다는 것을 알고 계셨죠.
하지만, 지식재산처 심사관으로부터 다음과 같은 이유로 상표거절이유 의견제출통지서를 받게 됩니다.
- 상표법 제34조 제1항 제7호: 타인의 등록상표와 동일(또는 유사)한 상표로서 그 지정상품과 동일(또는 유사)한 상품에 사용하는 상표로 인해 등록받을 수 없다는 거절이유
- 상표법 제38조 제1항: 출원상표의 지정상품 명칭이 불명확하여 등록받을 수 없다는 거절이유
상표법 제38조 제1항은 지정상품 명칭을 불명확하게 기재하여 나온 거절이유로 간단하게 지정상품만 수정하면 되는 문제였습니다. 문제는 상표법 제34조 제1항 제7호. 선등록상표와 동일(유사)하다는 것이 문제였죠.
우리나라 상표법은 소비자의 오인, 혼동을 막고 시장질서를 도모해 궁극적으로 산업발전을 목표로 하는 목적을 두고 있습니다. 이로 인해 동일하거나 유사한 상표가 등록되지 않기 위해 까다롭게 심사합니다.
예를 들면 “메가스터디”라는 교육업 프랜차이즈가 존재하고, 상표등록도 돤료된 상태에서 여러분께서 “메가스터디-R” 상표를 등록받게 된다면 어떨까요?
수강 등록하려는 학생과 좋은 학원을 알아보는 학부모는 ‘메가스터디에서 새로 낸 학원이구나!’라고 오해할 수 있습니다. 이런 상황이 지속되면 기존 “메가스터디”의 브랜드 평판 등 문제가 발생할 수 밖에 없죠.
그러나, 반드시 상표등록을 해야되는 상황일 수 있습니다.
그런 상황이기 때문에 여러분께선 이 글을 읽고 계시겠죠.
이와 같은 상황에선 서론에 말씀드린 것처럼 ‘협상’ 방법을 활용해볼 수 있습니다.
2. 상표확보를 이끌다
상표출원 후 거절이유 의견제출통지서가 나오면 현재 상황, 동종/유사업종, 유사여부 판단, 선등록상표의 사용여부 확인를 가장 먼저 검토합니다.
- 이 사레의 경우, 타소와 함께 진행 후 거절이유를 해소하기 위해 선상표권자에게 불사용취소심판 청구를 진행해 선상표권자로부터 답변서까지 받은 상황이었습니다.
- 유사여부 판단 시, 이미 지식재산처 심사관이 거절이유를 통지한 것처럼 선등록상표와 임원장님의 출원상표는 유사한 상태였습니다.
- 반면, 선상표권자의 업종은 미술 교습소였고, 임원장님의 경우 입시학원이었기 때문에 ‘학원’이라는 동종업종에 해당하지만, 실제 타겟하는 학생, 수업 내용 등이 달랐습니다.
- 또한 선등록상표 사용 여부를 조사했을 때 이미 사용 중이기 때문에 불사용취소심판 청구를 한다해도 제34조 제1항 7호의 거절이유를 해소하기엔 어려움이 있었습니다.
임원장님도 “서로 조금씩 양보하고, 서로 진짜 필요한 것을 챙겨가는 식으로 해결하고 싶다”라고 말씀하셨기에 다음과 같은 상표 확보 로드맵을 제안드렸습니다.
학원이름 상표등록을 위한 로드맵
스탭1. 선상표권자가 제출한 답변서에 대한 반박서 제출
스탭2. 반박서 제출 1주 후 배상금 및 양도협상 제안
스탭3. 선상표권자가 응할 시, 양도협상 중으로 특허심판원에 심결 연장 및 구술심리 기일변경서 제출
스탭4. 불사용취소심판 청구 취하서 제출
스탭5. 임원장님이 출원한 상표 → 선상표권자 명의로 출원인 변경 진행
스탭6. 출원인 변경한 출원상표 → 등록완료 후 임원장님께 재양도
결과적으로 별다른 분쟁없이 임원장님께선 출원한 입시학원 상표를 확보할 수 있었습니다.
3. 선행상표로 인해 의견제출통지서를 받은 상황이라면?
지금 이 글을 읽는 분께선 임원장님과 100% 동일한 상황은 아닐겁니다. 그렇다면 선행상표로 인해 제34조 제1항 제7조의 거절이유로 의견제출통지서를 받게 된다면 어떻게 해야 할까요?
위 임원장님의 문제를 해결하기 위해 저희가 검토한 4가지를 먼저 판단하신 후 대처방안을 고려해 보시기 바랍니다.
선행상표 거절이유 받았을 때 점검 리스트
☑️ 이 상표를 포기할 수 있는 상황인가? (패키징, 업무계약, 인테리어, 마케팅 진행 등 상황 고려)
→ 포기 x, 대응 진행
☑️ 선상표권자와 동종(유사)업종인가?
→ X, 의견서 대응, 공존동의, 양도협상 등 고려 / O, 공존동의, 양도협상 고려
☑️ 심사관이 판단한대로 선등록상표와 동일(또는 유사)한가?
→ X, 의견서 대응, 불사용취소심판 고려 / O, 불사용취소심판, 공존동의, 양도협상 등 고려
☑️ 선등록상표가 지정한 상품(서비스) 하나 이상에 대해 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하고 있는가?
→ X, 불사용취소심판 / O, 공존동의, 양도협상 등 고려
상표는 회사의 정체성인 “이름”을 지켜주는 가장 확실한 수단입니다. 아무리 잘 나가는 회사라고 하더라도 이름을 법적으로 지켜내지 못한다면, 그동안 일궈온 모든 것들이 한 순간에 무너지게 됩니다.
상표를 확보한 후 임원장님께 “처음엔 포기해야 되나 생각도 했었는데, 정말 다행입니다.”라는 말씀을 들을 수 있었는데요. 저희 사랑특허 슬로건이자, 제가 추구하는 대리인의 방향성 <성장하는 기업의 미래를 함께 만듭니다>을 다시 한번 다짐하는 계기가 되었습니다.
지금 이 순간, 의견제출통지서 때문에 망설이고 계신지요.
말씀드린 4가지를 검토해도 옳은 판단을 했는지 검증이 필요하신지요.
현재 회사의 상황을 듣고 멈추지 않고 성장하실 수 있도록 가장 적절한 대처방안을 안내드리겠습니다.
언제든 편하게 아래 문의를 통해 고민을 남겨주세요.
감사합니다.
