인도에 상표등록을 준비하다 유사상표가 이미 공고된 것을 발견하셨나요. 이제 늦은 건지, 막을 방법은 있는지 막막하실 겁니다.
결론부터 말씀드립니다.
인도는 먼저 출원한 사람이 아니라 먼저 사용한 사람이 이길 수 있는 나라입니다. 이 원리를 활용해 인도 상표 이의신청에서 승소하고, 도메인 말소까지 이끌어낸 실적이 있습니다. 그 실제 과정을 공개합니다.
1. 인도 유사상표 발견, 자동차 부품 벤더사 장 대표님의 경우
장 대표님이 처음 연락해오신 건 인도의 대형 버스회사와 계약을 앞둔 시점이었습니다. 자동차용 부동액을 인도 소재 H자동차에 10년 넘게 납품해온 분이었는데, 새 계약의 규모가 달랐습니다.
이제는 상표를 제대로 보호해야겠다는 생각이 처음으로 드셨다고 했습니다. 그런데 막상 알아보니 이미 비슷한 명칭의 상표가 자동차용 방향제로 출원되어 공고까지 된 상태였습니다. 장 대표님 목소리에 당혹감이 역력했습니다. 10년을 그 이름으로 인도 시장에서 일해왔는데, 그 이름을 누군가 먼저 선점하려 하고 있었으니까요.
분류상으로는 문제가 없었습니다. 장 대표님 상표는 자동차용 화학제로 1류에 해당하고, 유사상표는 방향제로 3류였습니다. 용도와 소비자층이 달라 두 상표는 비유사 상품으로 분류되고, 장 대표님이 그대로 출원해도 등록받는 데 법적으로 지장이 없었습니다.
하지만 장 대표님은 그것만으로는 안심이 안 된다고 하셨습니다. 같은 자동차 관련 제품에 비슷한 이름이 나란히 존재하면 소비자가 혼동하기에 충분하다는 것이었습니다. “제 상표 등록도 중요하지만, 저 유사상표가 등록되는 것 자체를 막고 싶습니다.”
2. 인도 유사상표 발견
이 상황에서 저희가 주목한 것은 인도가 가진 국가적 특징이었습니다.
인도는 다릅니다. 출원 시 또는 절차 진행 중에 실제 사용 사실을 입증하면, 상표권의 발생 시점을 그 실제 사용 시점으로 소급할 수 있습니다. 후출원이어도 실제로 더 오래 사용했다는 사실이 증명되면, 선출원자보다 앞선 권리자가 될 수 있다는 뜻입니다.
장 대표님은 10년 이상 인도에서 해당 상표를 실제로 써왔습니다. 납품 기록이 있고, 거래 내역이 있었습니다. 이 사실을 제대로 입증하면 상표권의 발생 시점이 유사상표 출원일보다 훨씬 앞서게 됩니다. 저희가 이 사건을 풀어낸 핵심이 바로 여기에 있었습니다.
저희는 두 가지를 동시에 진행했습니다.
먼저 사용선언서를 함께 첨부해 장 대표님의 상표를 출원했습니다. 단순한 신규 출원이 아니었습니다. 과거의 실제 사용 사실을 증거로 제시해 상표권 발생 시점을 유사상표 출원일 이전으로 소급 인정받기 위한 전략적 출원이었습니다. 그리고 출원 직후 바로 유사상표에 대한 이의신청을 제기했습니다.
인도 이의신청은 국내 절차와 완전히 다릅니다. 이의신청서를 작성하는 것만으로 끝나지 않습니다. 공증까지 마친 원본을 기한 내에 제출해야 하고, 경우에 따라 변론에도 직접 참가해야 합니다. 기한을 하루라도 넘기면 이의신청 자체가 무효가 되기 때문이죠.
저희가 DHL 사무실 문이 닫히기 직전까지 공증 서류를 챙겨 기한을 맞춘 이유입니다. 비용 부담을 덜어드리기 위해 서울지식재산센터 해외심판소송 지원사업도 함께 진행해, 정부 지원금을 받을 수 있도록 도왔습니다.
그 결과, 이의신청 승.
유사상표 출원인 측은 이의신청에 아무런 답변도 하지 않았고, 변론에도 나타나지 않았습니다. 이의신청은 승소로 마무리됐습니다.
장 대표님은 인도 상표를 안정적으로 등록했고, 버스회사와의 계약도 예정대로 진행됐습니다. 여기서 끝이 아니었습니다. 유사상표 출원인이 미리 선점해뒀던 인도 도메인까지, 인도 도메인 분쟁조정 절차를 통해 말소시키는 데 성공했습니다.
상표와 도메인, 두 가지를 동시에 되찾은 결과였습니다. 처음 전화하셨을 때의 당혹감이 무색할 만큼 깔끔한 마무리였죠.
인도 상표 공고 후 이의신청 기한은 법으로 정해져 있습니다. 그 기한을 넘기면, 10년을 먼저 사용했다는 증거가 손에 있어도 막을 방법이 없습니다. 유사상표 공고 사실을 이미 알고 계신다면, 지금 당장 기한부터 확인하셔야 합니다.
인도상표 관련해 궁금하신 점 있다면, 언제든 연락주십시오.
감사합니다.
