출원한 특허에 대해 특허청으로부터 의견제출통지서를 받으셨다면. 그 안에 ‘진보성이 없음’이라는 표현이 적혀 있었다면, 당황스러우실거라 생각됩니다.
오늘 이 글에서는 진보성 거절에 실제로 대응한 4가지 전략과 어떤 상황에서 각각을 선택해야 하는지 판단 기준을 말씀드리고자 합니다.
단, 한 가지 먼저 말씀드리고 싶은 것이 있습니다.
요즘 AI를 통해 의견서를 미리 검토해 보시는 분들이 많습니다. 그런데 AI는 모든 판단의 출발점인 사전조사, 즉 선행기술 분석과 청구항 해석에 있어 아직 많이 부족합니다. AI답변 결과가 긍정적으로 나왔더라도, 실무에서는 가능성이 낮은 경우가 대부분입니다. 이 점을 염두에 두시고 전문가 검토를 병행하시길 권합니다.
목차
- 특허 의견제출통지서 진보성 거절이유, 왜 이렇게 자주 나오는 걸까요?
- 진보성 거절에 대응하는 4가지 전략은 무엇인가요?
- 특허 의견제출통지서를 받은 후 가장 먼저 해야할 일은 무엇인가요?
1. 특허 의견제출통지서 진보성 거절이유, 왜 이렇게 자주 나오는 걸까요?
특허 등록에는 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성 세 가지 요건이 필요합니다. 이 중 실제 심사에서 문제가 되는 것은 대부분 진보성입니다.
신규성은 세상에 완전히 동일한 기술이 없어야 한다는 조건인데, 같은 아이디어라도 구체화 방식에 따라 기술적 특징이 달라지므로 사실상 신규성만으로 거절되는 사례는 드뭅니다.
진보성이란, 그 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술자가 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 없어야 한다는 요건입니다.
특허법 제29조 제2항
특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
이에 심사관은 주로 이런 논리로 거절합니다.
출원한 발명은 선행기술 A에 선행기술 B를 단순 결합한 것에 불과하며, 이 분야 전문가라면 누구나 도달할 수 있는 수준이다.
출원인 입장에서는 억울할 수 밖에 없습니다. 하지만 감정적 항변이 아닌, 심사관의 논리를 구체적으로 깨뜨리는 전략이 필요합니다. 핵심은, 거절이유의 유형과 발명의 특성을 먼저 정확히 파악한 뒤 전략을 선택하는 것입니다.
2. 진보성 거절에 대응하는 4가지 전략은 무엇인가요?
실무에서 자주 사용되는 4가지 대응 전략이 있습니다. 상황에 따라 적합한 전략이 다르므로 선택 기준까지 함께 살펴보겠습니다.
전략1. 차이점 강조 및 예측 불가능 효과 주장
심사관이 제시한 선행기술을 결합해도 내 발명의 효과를 도저히 얻을 수 없음을 증명하는 방법입니다. ‘A + B = A + B’에 그치는 단순 결합이 아니라, ‘A + B = C’라는 새로운 시너지 효과가 발생한다는 것을 구체적 데이터(객관적인 실험 데이터나 공인기관 시험성적서)로 제시합니다. 효율 2배 향상, 불량률 1/10 감소처럼 수치로 입증하면 설득력이 높아집니다.
전략2. 청구항 보정
내 발명의 핵심을 지키면서 청구항 범위를 좁히는 방법입니다. 명세서에는 기재했지만 청구항에는 빠뜨렸던 구성요소를 추가하거나, 수치 범위를 구체화하는 방식입니다. 단, 보정 후 권리범위가 좁아지는 점을 감안해야 합니다. 등록은 됐지만 실질적 보호 효력이 없는 특허가 되지 않도록 신중하게 접근해야 합니다.
전략3. 선행기술 결합 불가 논리
심사관이 결합 근거로 든 선행기술들이 실제로는 결합될 수 없다는 점을 지적하는 전략입니다. 예를 들어 선행기술 A가 건조를 목적으로 하고, 선행기술 B가 가습을 목적으로 한다면 서로 상충하는 두 기술을 전문가가 결합하려는 동기를 갖기 어렵습니다. 이처럼 심사관의 결합 판단에 논리적 오류가 있음을 명확히 반박합니다.
전략4. 분할출원
발명에 여러 아이디어가 포함되어 있을 때, 거절이유가 없는 부분만 먼저 등록받고 문제가 된 부분은 별도로 분할출원하여 시간을 두고 대응하는 방법입니다. 리스크를 분산시키고 확실한 권리를 먼저 확보할 수 있다는 점에서 사업 진행과 병행이 가능합니다.
결국, 4가지 전략 중 어느 것이 적합한지는 선행기술의 내용과 발명의 특성을 면밀히 분석한 뒤에야 결정할 수 있습니다.
3. 특허 의견제출통지서를 받은 후 가장 먼저 해야할 일은 무엇인가요?
의견제출통지서에는 응답 기한이 명시되어 있습니다. 통지서 받은 날로부터 일반적으로 2~3개월 이내 의견서 또는 보정서를 제출해야 하며, 기한을 넘기면 해당 출원은 취하 간주됩니다.
그렇다면 기한 내 빠르게 대응하면 되는 걸까요? 그렇게 단순하지 않습니다.
AI를 활용해 거절이유를 분석하고 의견서 초안을 작성해 보시는 분들이 있습니다. 그런데 진보성 판단의 출발점은 선행기술 전문 데이터베이스를 통한 사전조사입니다. AI는 이 부분에서 아직 많이 부족합니다.
AI가 긍정적인 방향으로 의견을 정리해 줬다고 하더라도, 실무상 가능성이 낮은 경우가 대부분입니다. 근거 없이 낙관적인 방향으로 의견서를 제출했다가 최종 거절로 이어지면, 분할출원 등 남아있는 선택지마저 좁아집니다.
이것만 기억해 주십시오.
의견제출통지서를 받은 즉시 전문가와 함께 거절이유와 선행기술을 분석하고, 전략을 확정한 뒤 대응하십시오. 기한 여유가 있더라도 분석에 시간이 필요합니다.
진보성 거절이유를 받으셨다고 해서 특허가 불가능한 것이 아닙니다. 이질적 효과 주장, 청구항 보정, 선행기술 결합 불가 논리, 분할출원. 이 네 가지 전략 중 발명의 특성과 선행기술의 내용에 맞는 방법을 선택해 대응하면 결과는 달라집니다.
소중한 기술이 심사 단계에서 묻히지 않도록, 지금 상황을 함께 살펴보겠습니다. 편하게 연락 주십시오. 상황을 들어보고, 어떤 대응 방향이 맞을지 안내드리겠습니다.
감사합니다.
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