“등록된 상표는 ‘OO과자’인데, 실제로는 ‘OO쿠키’로 팔았으니 상표를 안 쓴 겁니다. 취소해 주세요!” 경쟁사의 이 한마디에 10년 넘게 공들여 키운 내 브랜드가 하루아침에 사라질 위기에 처한다면 어떠시겠습니까? 억울하다고 호소해도 법은 냉정합니다. 브랜드 상표 동일범위를 입증하지 못하면 꼼짝없이 당할 수밖에 없습니다.
하지만 너무 걱정하지 마세요.
저희는 최근 이와 유사한 사건에서 “이름은 조금 달라도 법적으로는 동일한 상표다”라는 판결을 이끌어내며 의뢰인의 소중한 브랜드를 지켜냈습니다. 오늘은 브랜드 리뉴얼 시 반드시 알아야 할 상표 동일성 판단 기준과 불사용취소심판 방어 전략을 명쾌하게 알려드리겠습니다.
1. “이름이 다르니 상표 안 쓴 거다” 억울한 불사용취소심판 대응법
10년 이상 지역 명물로 사랑받아온 ‘미로 과자(가칭)’를 운영하던 손 대표님의 사연입니다. 처음 상표를 등록할 때는 ‘미로 과자’였지만, 시간이 흐르면서 제품 형태가 서양식 쿠키에 가까워졌고, 주 소비층인 젊은 세대에 맞춰 ‘미로 쿠키’로 제품명을 변경하여 판매해왔습니다.
마케팅을 위해 바꾼 이름이 독이 된 사연 그런데 경쟁사가 이 점을 파고들었습니다. “등록된 상표는 ‘미로 과자’인데, 실제로 쓴 건 ‘미로 쿠키’다. 즉, 등록 상표를 3년 이상 사용하지 않았으니 취소해야 한다”며 상표 불사용취소심판을 청구한 것입니다. 손 대표님 입장에서는 10년 넘게 한 번도 쉬지 않고 장사해왔는데, 단지 제품명 뒤에 붙은 단어 하나 때문에 브랜드를 뺏길 위기에 처한 셈입니다.
만약 이 심판에서 패소하게 되면 어떻게 될까요? 상표권만 잃는 게 아닙니다. 그동안 쌓아온 브랜드 인지도는 물론이고, 간판, 포장지, 마케팅 자료를 전부 폐기하고 새로운 이름으로 다시 시작해야 합니다. 사실상 사업의 근간이 흔들리는 엄청난 손실을 입게 되는 것입니다.
2. 대법원이 말하는 ‘동일성 범위’란?
그렇다면 정말로 등록된 상표와 토씨 하나 틀리지 않고 똑같이 써야만 인정받을 수 있을까요?
결론부터 말씀드리면, 아닙니다.
대법원은 상표 사용의 범위를 물리적으로 완전히 동일한 경우뿐만 아니라, ‘거래 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태’까지 폭넓게 인정하고 있습니다.
대법원 판례에 따르면, 상표의 본질적인 식별력을 해치지 않는 범위 내에서의 사소한 변경은 허용됩니다. 예를 들어, 글씨체나 색상을 변경하거나, 식별력이 없는 부기적인 부분(주소, 품질표시, 보통명칭 등)을 추가하거나 삭제하는 경우는 동일성 범위 내의 사용으로 봅니다. 중요한 것은 소비자가 그 상표를 보고 “아, 이거 그 브랜드네!”라고 인식할 수 있느냐입니다.
정관장 사례로 보는 ‘동일성 인정’ 판례 대표적인 예로 ‘정관장’ 사건이 있습니다. 등록 상표는 한자와 도형이 결합된 형태였지만, 실제로는 한글(정관장)로 변경하고 도형의 테두리를 없애는 등 변형하여 사용했습니다. 법원은 이에 대해 “비록 외관은 다르지만, 수요자들에게 동일한 호칭과 관념으로 인식되므로 동일성 범위 내의 사용이다”라고 판결했습니다. 즉, 형식보다는 실질적인 인식이 중요하다는 것입니다.
3. 위기를 기회로 만든 사랑특허의 ‘3단계 방어 전략’
저희는 손 대표님의 사례가 ‘정관장’ 판례와 맥을 같이 한다고 판단했습니다. 그리고 다음과 같은 3단계 논리로 심판원을 설득했습니다.
① 식별력의 핵심(요부)을 파고들다
상표의 핵심은 ‘미로’라는 독창적인 단어에 있습니다. 뒤에 붙은 ‘과자’와 ‘쿠키’는 누구나 쓸 수 있는 상품의 종류를 나타내는 보통명칭일 뿐, 식별력이 없습니다. 따라서 식별력이 없는 부분을 ‘과자’에서 ‘쿠키’로 바꿨다고 해서 상표의 본질적인 정체성이 변한 것은 아니라고 강력하게 주장했습니다.
② 소비자의 인식을 데이터로 증명하다
저희는 온라인 쇼핑몰 카테고리 분류를 증거로 제출했습니다. 대부분의 쇼핑몰에서 ‘과자/쿠키’를 같은 카테고리로 묶고 있음을 보여주며, 일반 소비자들은 ‘과자’와 ‘쿠키’를 사실상 같은 개념으로 인식한다는 점을 입증했습니다. 또한, POS 데이터와 키오스크 기록을 통해 ‘미로 쿠키’가 카페 메뉴가 아니라 독립적인 상품으로서 유통되고 있음을 데이터로 증명했습니다.
③ 결과는? 심판 청구 기각
치열한 공방 끝에 특허심판원은 저희 손을 들어주었습니다. “실사용 상표 ‘미로 쿠키’는 등록상표 ‘미로 과자’와 거래 사회의 통념상 동일성 범위 내의 상표에 해당한다”며 상대방의 심판 청구를 기각했습니다. 이로써 손 대표님은 10년 넘게 지켜온 소중한 브랜드를 안전하게 지킬 수 있었습니다.
리뉴얼할 때 ‘동일성 범위’ 체크는 필수입니다.
브랜드는 살아있는 생물과 같아서 시대에 따라 변화해야 합니다. 로고를 세련되게 바꾸고, 제품명을 트렌디하게 변경하는 것은 마케팅 차원에서 반드시 필요한 일입니다. 하지만 그 변화가 법적인 ‘동일성 범위’를 벗어나는 순간, 공들여 쌓은 상표권은 모래성처럼 무너질 수 있습니다.
따라서 브랜드 리뉴얼을 계획하고 있다면, 반드시 “이 변경이 상표권 유지에 문제가 없는지” 미리 진단받아야 합니다. 만약 범위가 애매하다면, 변경된 상표를 새로 출원하여 안전장치를 마련하는 것이 가장 확실한 방법입니다.
혹시 지금 사용하고 있는 상표가 등록증과 달라 불안하신가요? 경쟁사의 공격이 걱정되신다면 주저하지 말고 저희에게 연락 주세요.
감사합니다.
👉 조금 바꿔서 사용 중인 상표,
불사용취소심판 들어왔다면?
