프랜차이즈 사업을 준비하며 브랜드명을 정하고, 인테리어를 완성하고, 가맹점주를 모집했는데 상표등록이 거절된다면 머릿속이 새하얘지지 않으십니까.
이미 투자한 수천만 원은 물론이고, 가맹점주드리과 맺은 계약까지 한순간에 무효가 될 수 있다는 두려움. 그 막막함과 절박함, 충분히 이해합니다.
프랜차이즈에서 상표는 사업의 핵심이자 전부입니다. 상표권 없는 가맹 허락 계약은 가맹사업법상 법적 효력을 잃을 수 있고, 가맹점주가 오히려 그 상표를 선점해 버리는 최악의 상황까지 발생할 수 있으니까요.
이번 글에서는 선등록상표가 있는 상황에서도 심사관 면담과 법리 검토로 상표등록에 성공한 실제 사례를 통해, 프랜차이즈 상표등록이 왜 필요한지, 거절 상황에서 어떻게 대응해야 하는지 말씀드리겠습니다.
1. 프랜차이즈 상표등록, 거절된 이유
홍대표님은 뼈해장국 프랜차이즈 사업을 시작하며 ‘인생뼈해장국’라는 브랜드로 이미 20개 가까운 매장을 오픈한 상태였습니다. 그런데 상표 출원 후 특허청으로부터 상표법 제34조 제1항 제7호로 인해 등록받을 수 없다며 의견제출통지서가 날아왔습니다.
(업종 특정을 방지하기 위해 타업종으로 변경하였습니다.)
선등록상표 제40-***호 ‘인생뼈해장국'(문자만)와 본원상표의 요부인 ‘인생뼈해장국’ 부분이 칭호가 동일하거나 유사하고, 지정상품이 동종이므로 등록받을 수 없다는 내용이었습니다.
다시 말해, 누군가 이미 ‘인생뼈해장국’라는 문자 상표를 먼저 등록해 놓았기 때문에, 홍대표님의 상표(로고 + 한자 大家 + 한글 인생뼈해장국)는 유사하다고 판단되어 거절된 것입니다.
20개 매장이 이미 운영 중인 상황에서 브랜드를 포기하거나 전체 매장의 간판을 교체해야 한다면, 그 손실은 10억 원 이상으로 예상되었습니다. 이런 상황에서 어떻게 등록을 받을 수 있었을까요?
2. 선등록상표 있어도 등록할 수 있는 전략 2가지
1) 의견서 제출로 식별력 부재 입증
전략 ① – ‘인생뼈해장국’ 식별력 없음 주장
‘인생’이라는 단어는 “인생에 길이 남을 만큼 훌륭한”이라는 뜻으로, 음식점업(43류)에서 일반적으로 사용되는 칭찬 수식어에 불과하다는 점을 입증했습니다. 국립국어원 우리말샘 사전에서 ‘인생 맛집’, ‘인생 메뉴’가 정의되어 있고, 네이버 검색 결과에서도 “인생뼈해장국를 만났다”는 식으로 일반 용어로 사용되고 있음을 소명했습니다. 여기에 대법원 판례 5건을 인용해, ‘상품의 품질을 나타내는 표장은 식별력이 없어 상표법 제33조 제1항 제3호에 해당한다’는 법리를 뒷받침했습니다.
전략 ② – 전체관찰 원칙 강조
본원상표는 단순히 ‘인생뼈해장국’ 문자만 있는 것이 아니라, 로고(인생 1953 인장 도안) + 한자 大家 + 한글 인생뼈해장국이 결합된 형태입니다. 로고 부분이 독창적으로 도안화되어 전체적으로 식별력이 인정된다는 점을 대법원 판례 2건을 통해 입증했습니다.
전략 ③ – ‘인생+음식명’ 조합 등록·공고 사례 122건 제시
43류 식당업(S120602)에서 ‘인생’ 결합상표가 122건 등록·공고되었고, 권리자가 서로 달라도 공존 등록된 사례를 제시했습니다.
- 인생양꼬치 vs 인생꼬치
- 인생참치 2건
- 인생치킨, 인생통닭 4건
반대로 최근 거절된 사례(인생짜글이, 인생라면, 인생탕수육 등)와 특허심판원 심결례 3건(인생치킨 비유사 등)도 함께 제시해, ‘인생’이 식별력 없는 표장으로 심사 기준이 변화했음을 입증했습니다.
전략 ④ – 사업 현황 및 손해 강조
이미 9개 가맹점에서 브랜드명 변경 작업이 진행 중이었고, 내외부 간판, 배너, 주방기구, 메뉴판, 명함까지 교체하는 데 상당한 비용이 지출된 상태였습니다. 거절될 경우 예상 손해액과 가맹점주들의 신뢰 붕괴를 구체적으로 소명했습니다.
2) 심사관 면담으로 설득 진행
의견서 제출만으로는 부족하다고 판단해, 심사관 면담을 신청했습니다.
핵심 주장 ① – 2022년 이후 식별력 기준 변화
2022년 여름 이후 특허청은 ‘인생+음식이름’ 조합에 대해 식별력 없는 것으로 판단하라는 심사 정책을 시행하고 있습니다. ‘인생’이라는 단어가 ‘인생작’, ‘인생네컷’ 등으로 널리 쓰이면서, 특정인이 독점할 수 있는 출처 표시가 아니라 “최고의”, “생애 기억에 남을” 정도의 강조 수식어로 인식되기 때문입니다.
핵심 주장 ② – 등록되더라도 타인 사용 권리행사 안 함
상표법 제90조 제1항 제2호에 따르면, 상품의 보통명칭·산지·품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권 효력이 미치지 않습니다. 즉, ‘인생뼈해장국’이 등록되더라도 일반 명칭으로 사용하는 타인에게 권리행사를 하지 않겠다고 약속했습니다. 이는 심사관의 공익적 독점 우려를 해소하는 핵심 키였습니다.
핵심 주장 ③ – 20개 매장, 10억 손해, 가맹점주 신뢰 붕괴
이미 20개 매장이 운영 중인 상황에서 브랜드를 포기할 경우, 간판 교체 비용만 최소 5억 원(가맹점당 500만~1,000만 원), 광고·홍보물 재작업 비용 수억 원, 그리고 가맹점주들의 신뢰 상실로 인한 가맹계약 해지 위험까지 발생합니다.
그 결과, 홍대표님의 프랜차이즈 상표는 등록되었습니다.
3. 의견제출통지서 거절이유 받아도 프랜차이즈 상표 포기하지 마십시오
상표거절 이유인 의견제출통지서를 받았다고 하더라고 포기하면 안되는 이유가 있습니다.
1) 가맹계약 무효 위험
가맹사업법상 가맹사업의 요체는 상표 사용 허락에 있습니다. 상표권이 없는 가맹 허락 계약은 법적 효력을 잃을 수 있고, 공정거래위원회는 이를 기만적인 정보제공행위로 보아 시정명령 및 과태료를 부과합니다. 실제로 블랙스톤 사건에서 가맹본부는 상표 출원 절차를 중단했음에도 이를 가맹점주에게 알리지 않고 15개 가맹계약을 체결했다가 공정거래위원회로부터 엄중한 행정처분을 받았습니다.
2) 타인 선점 위험
프랜차이즈에서 상표는 브랜드 가치의 70% 이상을 차지합니다. 상표권 분쟁으로 영업표지 사용이 금지되면, 지금까지 축적한 브랜드 인지도, 고객 충성도, 영업권 등의 무형자산 가치가 순식간에 소멸됩니다. 가맹점주가 오히려 그 상표를 먼저 등록해 버리거나, 경쟁업체가 유사 상표를 선점하면 막대한 손해배상 소송에 휘말릴 수 있습니다.
프랜차이즈 사업을 시작하며 브랜드명을 정하고, 인테리어를 완성하고, 가맹점주를 모집했는데 상표 등록이 거절된다면 이미 투자한 수천만 원은 물론이고, 가맹점주들과의 신뢰까지 한순간에 무너질 수 있습니다.
홍대표님처럼 선등록상표가 있는 상황에서도 심사관 면담과 치밀한 법리 검토로 상표 등록에 성공할 수 있었던 이유는, ‘인생뼈해장국’의 식별력 부재를 판례 11건으로 입증하고, 122건의 등록·공고 사례를 제시했기 때문입니다.
특히 다음에 해당된다면, 상표등록을 반드시 확보하셨으면 합니다.
- 가맹계약서를 준비 중인데, 상표권이 아직 확보되지 않은 프랜차이즈 본부
- 유사 선등록상표가 있어 거절이유통지서를 받았지만 포기할 수 없는 상황
- 이미 10개 이상 매장을 오픈했는데 상표 심사가 진행 중인 대표님
상표권 없는 가맹계약은 가맹사업법상 무효이며, 가맹점주가 오히려 상표를 선점할 위험까지 있습니다.
만약 거절이유 의견제출통지서를 받으셨다면 포기하지 마시고 등록가능성 여부부터 확인해보십시오.
더 궁금한 사항이 있으시다면 언제든 말씀해주세요.
감사합니다.
[이게 궁금하셨나요?]
