미국상표권 분쟁, 경고장 받으면 어떻게 대응해야 할까요?
해외 시장 진출 과정에서 미국 회사로부터 상표권 침해 경고장을 받았다면, 머릿속이 복잡하고 앞이 막막하게 느껴질 수밖에 없습니다.
“이 정도로 비슷하지도 않은데 왜 침해라는 거지?”
“소송까지 가면 비용이 얼마나 나올까?”
“법적 대응하면 내가 이길 수 있을까?”
미국 시장에서 이제 막 자리를 잡으려던 참인데, 예상치 못한 법적 분쟁에 휘말리면 사업 전체가 흔들릴 수 있다는 불안감까지 더해집니다. 특히 미국은 징벌적 손해배상 제도가 있어 소송으로 비화될 경우 천문학적 비용이 발생할 수 있기 때문에, 경고장을 받은 순간부터 어떻게 대응하느냐가 사업의 성패를 좌우할 수 있습니다.
이 글에서는 실제 의류 브랜드가 미국 대형 미디어 기업으로부터 상표권 침해 경고장을 받고, 현명한 대응 전략으로 분쟁을 빠르게 마무리한 사례를 중심으로 미국상표권 분쟁 대응 방법을 구체적으로 말씀드리겠습니다.
1. 미국상표권 분쟁 – 미국 대형 미디어 기업에서 보낸 상표권 침해 경고장
패션 브랜드 ‘스00’를 운영하는 박 대표님은 미국 편집샵에 자사 제품을 판매하던 중, 편집샵을 통해 미국 대형 미디어 기업으로부터 상표권 침해 경고장을 받게 된 사건인데요.
박 대표님이 판매한 티셔츠에 디자인 요소로 사용한 특정 문구가 해당 기업의 등록상표를 침해했다는 내용이었습니다. 경고장은 매우 강경한 어조로 작성되어 있었고, 다음과 같은 주장을 담고 있었습니다.
- 자사 상표는 수십 년간 전 세계적으로 사용된 저명상표임
- 의류를 포함한 다양한 상품에 대해 미국 연방 상표 등록을 보유함
- 티셔츠에 해당 상표를 사용하는 것은 명백한 상표권 침해임
- 소비자 혼동을 야기하며, 법적 조치를 취할 것임
- 요구사항을 따르지 않으면 고의적 침해로 간주하여 가처분, 징벌적 손해배상, 변호사 비용 등 모든 법적 조치를 진행하겠음
박 대표님은 해당 문구가 등록상표인지 전혀 몰랐고, 티셔츠 디자인 요소로 활용했을 뿐 상표권을 침해할 의도는 없었습니다. 하지만 이미 경고장을 받은 상황에서 법적 분쟁으로 확대될까 봐 밤잠을 설칠 정도로 불안하셨죠.
2. 미국상표권 침해 경고장, 세 가지 대응 전략과 장단점
박 대표님과 함께 여러 대응 방안의 장단점을 검토했습니다.
1) 경고장 무시
상대방의 주장이 과도하다고 판단하여 경고장을 무시할 수도 있습니다. 하지만 이 전략은 상대방에게 ‘고의적 침해’라는 인상을 주어 오히려 소송 가능성을 높이는 위험한 선택이기에 권유드리지 않습니다.
2) 법리적 반박
티셔츠에 사용된 문구가 ‘상표적 사용’이 아니라는 점이나, 상대방 상표의 식별력에 문제가 있다는 점을 법리적으로 반박할 수도 있는데요.
미국 상표법에서 상표권 침해가 성립하려면 다음을 증명해야 합니다.
- 유효한 상표를 소유하고 있으며 우선권을 가질 것
- 피고의 상표가 소비자 인식에 혼동을 초래할 우려가 있을 것
따라서 상표의 유효성에 이의를 제기하거나, 혼동 가능성이 없음을 주장하거나, 공정사용 항변을 제기할 수 있습니다.
하지만 이 경우에도 긴 소송전이 예상되고 변호사 비용 등 막대한 경제적 부담을 감수해야 합니다. 또, 승소를 장담할 수 없는 불확실성도 존재하기 때문에 권유드리지 않습니다.
3) 빠른 철수 및 합의
상대방의 주장을 인정하고, 해당 제품의 판매를 즉시 중단하며 진정성 있는 사과와 함께 원만한 합의를 제안하는 방법인데요. 이 경우 소송으로 이어질 가능성을 최소화하고, 신속하게 문제를 해결할 수 있습니다.
저희는 박 대표님의 회사 상황과 목적을 고려했을 때, 아래와 같은 이유로 이 방법이 가장 효과적인 전략이라고 판단했죠.
- 판매 시작 시점으로부터 3주밖에 지나지 않음
- 판매 수량도 17벌에 불과함
- 티셔츠 슬로건으로 사용했을 뿐 핵심 브랜드가 아님
- 법적으로 타당한 대응보다는 소송에 휘말려 미국 사업 전체가 흔들리는 것을 막는 것이 우선
이 과정에서 박대표님이 서울시 기술보호지원단의 컨설팅을 통해 문제를 해결할 수 있도록 연결을 했습니다.
3. 답변서과 협력 의지를 강조한 대응
바로 대리인에게 답변서를 발송했습니다. 답변서에는 다음과 같은 내용을 명확하게 담았습니다.
1) 비인지 및 비고의성 강조
해당 상표가 미국에 등록된 상표임을 전혀 인지하지 못했으며, 티셔츠에 디자인 요소로 사용했을 뿐 상표권을 침해할 의도는 없었다는 점.
2) 즉각적인 조치
경고장을 받은 즉시 다음 조치를 취했다는 점.
- 해당 제품의 판매를 즉시 중단
- 온라인 쇼핑몰에서 모든 제품을 내림
- 이미 배송된 제품까지 모두 회수
- 앞으로는 허락 없이 해당 상표가 포함된 어떤 제품도 생산하거나 판매하지 않겠다고 약속
이러한 신속하고 성실한 대응은 상대방에게 분쟁을 확대할 의도가 없음을 보여주는 중요한 조치가 됩니다.
3) 실질적 피해의 미미함 증명
해당 제품의 판매 기간은 3주에 불과했고, 판매 수량도 17벌밖에 되지 않았다는 사실을 투명하게 공개하며 상대방에게 미친 실질적 피해가 매우 작음을 강조.
4) 협업 가능성 제안
여기서 더 나아가, 상대방의 상표가 ‘다양한 이야기를 전한다’는 미션을 가지고 있음을 언급하며, 박 대표님의 브랜드 역시 ‘사람들의 살아있는 이야기’를 담아낸다는 점에서 서로의 비전이 유사하다고 밝혔습니다. 이를 통해 향후 협업을 제안하는 긍정적인 메시지를 전달하며 위기를 기회로 바꾸려는 시도를 했습니다.
그 결과, 상대측은 더 이상 법적 조치를 취하지 않았고, 답변서 발송 이후 추가적인 연락 없이 사건은 원만하게 마무리되었죠.
해외에서 상표권 침해 경고장을 받는 것은 결코 드문 일이 아닙니다. 특히 지식재산권에 대한 인식이 엄격한 미국에서는 더욱 그렇습니다.
많은 분들이 이 단계에서 불안감과 억울함에 무작정 소송을 불사하거나, 반대로 제대로 된 대응 없이 문제를 방치하다가 더 큰 위기를 겪는 것을 늘 봐왔습니다.
하지만 때로는 현명한 판단을 통한 빠른 결정이 가장 효과적인 해결책이 될 수 있습니다.
현명하게 위기를 관리하고, 불필요한 비용과 시간 낭비를 막는 것이야말로 진정한 사업가의 역량이지 않을까요?
혹시 지금 미국상표권 분쟁으로 고민하고 계시다면, 이 글이 작게나마 도움되었으면 합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
[함께 보시면 좋은 글]
